La Tutela del Marchio

tutela trade_marksLa Tutela del Marchio viene, spesso e volentieri, sottovaluta dalla ditta/società in quanto si preferisce e si decide di fare un uso di fatto dello stesso sui mercati d’interesse, per evitare di sostenere i costi di registrazione del marchio. A tal proposito, è bene sapere che il marchio incorpora tutti i valori imprenditoriali (avviamento commerciale/brand-identity), acquisisce un valore economico autonomo rispetto a quello dei propri prodotti/servizi ed è una posta attiva, progressivamente crescente, che si inserisce a bilancio (immobilizzazioni immateriali).

Alla luce di tutto ciò, la decisione di una ditta/società di non investire nel proprio marchio, che potrebbe apparire conveniente nella fase di start-up, visti i risicati budget d’investimento, può rivelarsi estremamente penalizzante nel proseguo della propria attività d’impresa. Infatti, il solo uso di fatto del proprio marchio consente una tutela legale:

  • non esclusiva, per la serie chiunque sarà legittimato a farne uso o a registrare un marchio identico al proprio per gli stessi prodotti/servizi, causando così una coesistenza di marchi identici sul mercato d’interesse, con inevitabile erosione dei propri margini di profitto ecc.
  • circoscritta a livello geografico, per la serie non si avrà alcun riconoscimento del proprio marchio al di fuori della diffusione/produzione locale;
  • soggetta a decadenza, in quanto il temporaneo inutilizzo del proprio marchio, tale da smorzare il ricordo che di esso hanno i consumatori, determinerà il venir meno della protezione con inevitabili conseguenze dannose per il proprio business.
Cosa succede se non si tutela il marchio all’estero:

A livello internazionale, i rischi che si possono correre possono essere molti, qualora non si abbia preventivamente tutelato il proprio marchio. Infatti, affacciarsi su un mercato estero sprovvisti della necessaria tutela legale e, considerata la reputazione/appeal di cui godono i marchi del Made in Italy, significa “aprire la porta” ai contraffattori, con tutti gli inevitabili danni commerciali e per la propria immagine imprenditoriale. Infatti, una volta che il proprio marchio viene registrato da un contraffattore, le probabilità di poterne rientrare in possesso sono piuttosto scarse, sia per le complicazioni di alcune normative locale, sia per gli ingenti costi legali da dover sostenere in attività dall’esito incerto. Allo stesso modo, tentare di accordarsi economicamente con il contraffattore, solitamente mosso da finalità esclusivamente speculative, risulterà strada difficilmente percorribile. Infatti, è ragionevole attendersi che il contraffattore possa richiedere delle somme ingenti per cedere il marchio al legittimo proprietario.

Le diverse forme d’abuso del proprio marchio:

Alla luce del mutato scenario commerciale (globalizzazione) e, visti i nuovi strumenti di comunicazione attivi con i consumatori (social media, blog ecc.), le parole chiavi per le nostre ditte/società per tutelare i propri marchi sono diventate prevenzione e monitoraggio. La registrazione rappresenta, infatti, solo il primo step di tutela per una ditta/società. Infatti, solo una continua ed ininterrotta attività di vigilanza sui WebSite, blog, social media altrui consente di preservare i propri investimenti nel corso degli anni avvenire.

Monitorare i propri partner commerciali/distributori:

La tutela del proprio marchio “passa” indubbiamente sui preliminari accordi contrattuali siglati con i propri partner commerciali/distributori esteri, ma anche sul continuo ed ininterrotto monitoraggio della loro attività commerciale. Infatti, qualora non si disponga di una proprio ufficio/stabilimento nel Paese estero d’interesse che consenta di “tenere sotto controllo” i partners, il monitoraggio del WebSite, del blog e delle principali piattaforme di e-commerce locali rappresentano gli strumenti di controllo più validi ed efficaci dai quali poter desumere informazioni sensibili sulla conduzione dell’attività del proprio partner commerciale. Si tenga però in considerazione che tali WebSite, blog, social media, spesso e volentieri, non sono in lingua inglese, quindi, sarà necessario organizzarsi con delle risorse interne specializzate, oppure far condurre tale monitoraggio a degli studi esterni specializzati.

Tutelare i nomi di dominio più strategici:

Per evitare sgradite sorprese e tutelare il proprio marchio, è consigliabile acquisire la titolarità dei principali nomi di dominio ricollegabili o riconducibili alla propria ditta/società. Al tempo stesso, è necessario monitorare su appositi WebSite (http://www.whois.com/) lo status dei domini che non vengono acquistati dalla ditta/società, per verificare cosa succede sul proprio segmento di mercato d’interesse.

Il servizio di Sorveglianza “Web Watch”:

Purtroppo poco conosciuto e spesso sottovalutato, tale servizio, mirato e strategico, consente di rintracciare un marchio o un logo d’interesse sul Web. Tale servizio ha la finalità di monitorare milioni di pagine sul Web, evidenziando esclusivamente i risultati più pertinenti sulla base di criteri/filtri personalizzati caso per caso. La finalità è quella di bloccare in tempo utile o impedire l’uso illegittimo del proprio marchio, per “scovare” somiglianze tra i marchi, incluso l’uso caricaturale e/o monitorare i siti di annunci ed identificare le vendite fraudolente.

La tutela del marchio in Dogana:

Altro strumento spesso sottovalutato da ditte/società è il monitoraggio doganale dei propri marchi per prevenire e bloccare in tempo utile l’immissione nel Paese d’interesse dei prodotti contraffatti. Ad esempio, la tutela del proprio marchio in un Paese strategico come la Cina dovrebbe essere seguita dall’attivazione del servizio doganale, richiedendo e depositando i certificati di registrazione dei propri marchi cinesi presso l’Autorità competente. Quest’ultima segnalerà le foto, i dati sensibili sulle merci sospette, contraddistinte da marchi identici/simili al proprio, provvedendo poi alla confisca/sequestro, qualora si accerti effettivamente che si tratta di merci usurpative e contraffatorie.

Il servizio di Trademark Clearinghouse:

In vista del prossimo “sbarco” delle nuove estensione dei domini (.app. .web. .email. .music. e .film.), è bene comprendere cosa comporterà questa rivoluzione per la tutela del marchio, al fine di evitare eventuali accaparramenti di domini corrispondenti ai propri marchi da parte dei contraffattori. I titolari di marchi già registrati hanno a disposizione questo nuovo servizio di Trademark Clearinghouse del quale sarebbe opportuno acquisirne fin subito una certa familiarità. In buona sostanza, iscrivendosi all’ICANN (Internet Corporation for Assigned Domain Names and Numbers), un’associazione che gestisce i domini a livello mondiale, sarà possibile monitorare i propri marchi inserendoli in un apposito database, avere una priorità nell’acquisto di tali nuovi domini ed opporsi alla registrazione degli stessi da parte di terzi soggetti, al fine di prevenire possibili abusi.

Per approfondire l’utilità e la convenienza della tutela del marchio con i relativi preventivi di spesa, l’Ufficio Brevetti Marchi resta a Vs. completa disposizione.

Scarica Gratuitamente la Nostra Guida “Come Registrare un Marchio”

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