Depositare un marchio: come e perché

trademark

Depositare un marchio è un’attività tecnico-amministrativa condotta da colui che intende tutelare il proprio business, l’avviamento commerciale, l’immagine della propria ditta/società ecc…

Tale strumento di tutela consente di ottenere una protezione legale esclusiva sui segni distintivi della propria attività, affinché i propri prodotti/servizi siano facilmente individuati e scelti dai consumatori con preferenza rispetto a quelli offerti dai principali competitors sul mercato d’interesse.

Depositare un marchio significa, innanzitutto, elaborare una preventiva, mirata e specifica strategia per evitare di incorrere in obiezioni da parte dei competenti Uffici Brevetti e Marchi, oppure lettere di diffida ed opposizioni da parte di terzi soggetti, una volta che il proprio marchio verrà pubblicato sulle Gazzette Ufficiali.

Prima di depositare un marchio, si dovrebbe effettuare:

  • un’attività di naming, ossia identificare un pacchetto di denominazioni, loghi d’interesse (tra i quali scegliere il proprio marchio) che possano avere un certa “presa” sui consumatori, utenti, conducendo previamente un’indagine di mercato, ricerche di marketing ecc. Scegliere un marchio vincente e “comunicativo” dei propri valori imprenditoriali è un’attività tutt’altro che agevole ed il rischio che si resti nell’anonimato commerciale è tutt’altro che trascurabile;
  • una ricerca d’anteriorità per similitudine su apposite banche dati private, per verificare l’eventuale presenza di marchi anteriori identici e/o simili già registrati da terzi soggetti che potrebbero ostacolare l’iter di registrazione del marchio prescelto, vanificando così l’investimento sostenuto. Condurre quest’attività unicamente per banche dati pubbliche (e non private) è estremamente rischioso, sia perché le stesse possono non risultare aggiornate, sia perché i non esperti in materia ignorano i filtri ed i parametri necessari per poter incrociare tutti i dati, al fine di ottenere un’indagine completa ed esaustiva che dia tutte le necessarie garanzie.

Per esperienza professionale diretta, ditte e società considerano tali attività come degli inutili dispendi di budget e di tempo. Al contrario, le suddette consentono di conoscere previamente gli eventuali rischi che si possono presentare e consentono così di preservare l’investimento da sostenere, a patto che ci si avvalga di tutti gli strumenti legali più avanzati ed attualmente disponibili e che si venga assistiti da professionisti specializzati in materia.

Depositare un marchio italiano:

Tale attività amministrativa può essere condotta presso le varie Camere di Commercio sparse sul territorio nazionale o direttamente presso l’Ufficio Brevetti e Marchi di Roma (http://www.uibm.gov.it/index.php/marchi/registrare-marchio) e consiste in:

  • Versamento di tasse, bolli ecc.;
  • Compilazione e firma dell’apposita modulistica;
  • Presentazione dell’esemplare del marchio;
  • Individuazione dei prodotti/servizi da tutelare.

Tale attività amministrativa dovrebbe essere affiancata da una di natura legale, svolta con l’ausilio di un professionista specializzato, volta ad elaborare la miglior strategia di deposito (specificare la lista dei prodotti/servizi, inserire degli elementi figurativi ecc.) per prevenire l’invio di lettere di diffide da parte di terzi soggetti o, quantomeno per precostituirsi delle argomentazioni difensive qualora tali obiezioni dovessero effettivamente arrivare. Purtroppo, tali attività di consulenza e di strategia – che vengono spesso sottovalutate dagli utenti – fanno la differenza tra la registrazione di un marchio ed il ricevimento di un rifiuto.

Depositare un marchio comunitario:

Tale attività tecnico-amministrativa viene condotta presso l’UAMI di Alicante (Ufficio di Armonizzazione del Mercato Interno), organo deputato a ricevere le domande di deposito a livello comunitario per i n. 28 Paesi aderenti all’Unione Europea. L’aspetto tecnicamente più rilevante e delicato di quest’attività è, senza dubbio, la corretta individuazione e scelta dei prodotti/servizi da tutelare al momento del deposito della domanda di marchio, in quanto la selezione viene condotta non solo tra le n. 45 classi merceologiche presenti nella classificazione di Nizza ma, spesso e volentieri, anche all’interno dei prodotti/servizi presenti all’interno di una singola classe merceologica. In tale maniera, si possono ridurre al massimo le eventuali opposizioni da parte di terzi soggetti, titolari di marchi anteriori simili al proprio e cge risultano già registrati.

E’ bene sottolineare che, per quanto un marchio possa ritenersi innovativo ed originale, presenta inevitabilmente delle analogie fonetiche, letterali, concettuali e merceologiche comparato con i marchi anteriori già registrati che non si possono, quindi, trascurare.

Depositare un marchio internazionale:

Tale attività tecnico-amministrativa è indubbiamente complessa sia perché la modulistica da scegliere e da compilare è in lingua straniera sia perché presuppone un articolato calcolo in valuta estera (franchi svizzeri) delle tasse da versare all’Ufficio Marchi Internazionale (OMPI di Ginevra). Per quanto riguarda la scelta dei Paesi da tutelare con il deposito del marchio internazionale, si dovrà consultare un’apposita lista degli Stati aderenti all’Accordo e Protocollo di Madrid.

Infine, prima di commercializzare (in prima persona o con l’ausilio di un distributore locale) i propri prodotti in un Paese extra europeo, è altamente consigliabile aver già depositato il proprio marchio per evitare inutili rischi di contraffazione. Infatti, accade spesso che i propri distributori o partners commerciali “si affrettino” a depositare il marchio altrui a proprio nome. In tali ipotesi, riuscire poi a dimostrare l’avvenuta contraffazione del distributore presso gli Uffici/Tribunali esteri è attività altamente dispendiosa e complessa, oltre che dall’esito incerto.

L’Ufficio Brevetti Marchi resta a Vs. disposizione per fornirVi tutta la necessaria assistenza e consulenza per registrare un marchio, al fine di ottimizzare i costi d’investimento e ridurre al massimo il rischio di ricevere opposizioni da parte di terzi soggetti.

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