Quando posso usare la ® del marchio registrato? 

Una delle questioni che crea maggiore confusione tra gli utenti è quella del se e quando apporre il simbolo ®, che attesta l’ottenimento formale del marchio registrato. Cerchiamo di sgombrare il campo da dubbi e fraintendimenti, esaminando sia la normativa sia le fattispecie concrete.

Cosa prevede la normativa per il simbolo ® e per il TM?

Per quanto concerne il primo simbolo, ossia la ®, il Codice della Proprietà Intellettuale prevede che sia possibile apporlo solo dopo che sia stato emesso e rilasciato l’attesto, che decreta la conclusione con esito positivo dell’iter di registrazione di un marchio presso l’Ufficio Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico Italiano. Per quanto concerne, invece, il TM, la  normativa non prevede nulla, mentre una prassi estera, oramai divenuta costante anche in Italia, prevede che tale simbolo possa essere apposto per certificarne l’avvenuto deposito, ossia, l’inizio della decorrenza della tutela legale esclusiva per i prodotti/servizi rivendicati.

Cosa succede in pratica tutti i giorni?

Se esaminiamo con attenzione i prodotti nei negozi, sui siti web ecc., constatiamo che ognuno degli operatori si comporta in maniera diversa dagl’altri, per la serie c’è quello che non appone nessun simbolo sui propri prodotti, creando inevitabile incertezza sull’avvenuta registrazione marchio, c’è quello che appone il suddetto simbolo, sebbene non abbia conseguito alcune registrazione (il rischio risulta marginale, si rischia di ricevere una sanzione pecuniaria), c’è quello che continua ad apporre il simbolo TM, sebbene il marchio sia stato ufficialmente registrato. A livello pratico, ogni singolo operatore si comporta discrezionalmente su tale questione, con inevitabili fraintendimenti per tutti i consumatori.

Come utilizzare correttamente i simboli?

In base alle previsioni normative e, al fine di tutelare e comunicare i propri aspetti valoriali ai propri consumatori, sarebbe opportuno utilizzare, nell’immediato, il simbolo TM, ossia trademark, attestante l’avvenuto deposito, per comunicare che il proprio brand risulta tutelato in esclusiva durante l’iter di registrazione. In seguito, appena rilasciato il certificato che attesta il registrare marchio, è altamente consigliabile apporre quanto prima il simbolo della ®,, per comunicare che la tutela legale esclusiva si è consolidata, diffidando i possibili terzi soggetti dall’adottare i comportamenti contraffattori.

Quali comportamenti vengono adottati comunemente dagli operatori sul mercato?

Spesso e volentieri, ci sentiamo dire che modificare la grafica del website, modificare l’etichettatura dei prodotti, per passare dal simbolo TM al ®, risulta costoso e scomodo ecc., ecco perché, per evidenti ragioni pratiche, tali soggetti preferiscono apporre direttamente ed, una volta per tutte, il solo simbolo della ®. Pur non essendo corretto da un punto di vista normativo e, visto e considerato che le possibili sanzioni pecuniarie per tale violazione si applicano raramente, tale prassi, alla fin dei conti, può essere tollerata. In fin dei conti, qualora il registrare un marchio abbia avuto rassicurazioni da parte di un professionista specializzato, il quale abbia previamente condotto una ricerca di similitudine, che abbia avuto esito positivo e confortante, è ragionevole ritenere che il suddetto marchio non subisca né rilievi da parte del Ministero né opposizioni da parte di terzi soggetti durante la fase d’opposizione.

Un’altra ragione di natura pratica, che risulta considerata dagli addetti ai lavori è quella della necessità di comunicare, nell’immediato, a tutti i propri consumatori che il proprio marchio risulta tutelato in esclusiva, senza dover necessariamente attendere anche un anno di tempo per conseguire formalmente la registrazione. Tale aspetto non è di scarsa importanza, visto e considerato che il business non può certamente attendere una tempistica così lunga, per potersi accreditare e consolidare presso i consumatori.

La registrazione e l’uso in concreto del marchio

Ovviamente, apporre il simbolo della ®, conferisce diritti, ma anche dei doveri per il titolare, per la serie si dovrà, obbligatoriamente, utilizzare in concreto il proprio marchio, producendo, vendendo prodotti e servizi, come rivendicati nella relativa domanda di deposito. In mancanza di ciò, qualunque terzo soggetto interessato, potrebbe avanzare una richiesta di decadenza del marchio per mancato uso, così come prevede la normativa, vale a dire ottenere la rimozione del marchio dal registro dei marchi:

  1. In Italia e nell’Unione Europea, la richiesta di decadenza per mancato uso del marchio può essere depositata dopo 5 anni dall’avvenuto deposito;

  2. Negli Stati Uniti, la suddetta richiesta può essere deposita tra il 5 ed il 6 anno dall’avvenuto deposito;

  3. In Cina, la suddetta richiesta può essere avanzata dopo tre anni dalla data d’effettiva registrazione.

Come si può notare, ogni singolo Paese vede applicare la propria normativa di riferimento, ecco perché l’assistenza di un professionista specializzato che possa  seguire la costante evoluzione del marchio, in  base ai singoli Paesi d’avvenuta tutela, potrà consentirci di preservare al meglio i diritti esclusivi maturati e consolidati nei vari Paesi, oggetto di tutela della privativa industriale.

Consigli pratici per tutti gli addetti ai lavori

Come già indicato e menzionato in altri articoli, già postati sul nostro blog, il consiglio è quello di utilizzare sempre e comunque, costantemente, il proprio marchio, a cominciare dalla data di deposito, senza dover aspettare ovviamente la registrazione. Inoltre, si consiglia di postare anche il certificato/attestato, a scanso di equivoci, visto e considerato che l’utilizzo della ®, non conferisce alcuna garanzia per i consumatori che, quindi, potrebbero essere fuorviati. Di conseguenza, pubblicare sulla propria pagina web il certificato del proprio brand, denota professionalità, senso di responsabilità ed attenzione per i propri consumatori, consente a tutti di poter verificare in prima persona e, con assoluta certezza, i dati che identificano e contraddistinguono il marchio di un’azienda e di una società. Visto e considerato che si tratta di dati pubblici, non coperti da privacy, non c’è motivo alcuno per non postare il suddetto attestato online, quindi, suggeriamo ai vari addetti ai lavori di effettuarlo quanto prima. A tal proposito, segnaliamo che il relativo certificato/attestato viene inviato dal Ministero direttamente nella casella postale indicata nella modulistica di deposito, tramite l’invio di una PEC, ossia una mail certificata. In caso contrario, si dovrà richiederlo al Ministero tramite il proprio mandatario marchi / avvocato specializzato, che si è occupato per vostro conto della pratica di deposito di marchio.

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