La procedura per registrare un marchio

La procedura per registrare un marchio non risulta, spesso e volentieri, facile da comprendersi, soprattutto per i non addetti ai lavori, visto i diversi step da dover affrontare, prima che il marchio raggiunga la formale e definitiva registrazione.

Cerchiamo di fare chiarezza sulla questione, venendo incontro a tutti coloro che, dopo aver depositato una domanda di marchio, si ritrovano a dover attendere numerosi mesi, prima che l’Ufficio Marchi presso il Ministero dello Sviluppo Economico emetta la concessione definitiva.

Quanto inizia la tutela di un marchio?

Innanzitutto, ricordiamo che il marchio, una volta depositato è già, a tutti gli effetti di legge, valido ed efficace in esclusiva nell’intero territorio italiano, per i prodotti e/o servizi rivendicati nella domanda/modulo. Questo significa che lo stesso è immediatamente utilizzabile, con tutte le garanzie del caso, per le proprie attività di business.

La nuova modulistica:

Come già alcuni certamente sapranno, l’attività di deposito di un marchio italiano risulta modificata, sia per l’adozione della nuova Modulistica predisposta dal Ministero, sia per la nuova modalità di pagamento (non si utilizza più il vecchio bollettino di conto corrente postale con il quale si versava previamente le tasse all’Agenzia delle Entrate ma, adesso, dopo aver depositato la domanda di marchio, la Camera di Commercio rilascia il modello F24, da versare allo sportello di una qualsiasi banca). Questo significa che, prima si procede con il versamento del corrispettivo indicato del modello F24, prima il marchio verrà preso in cura dall’Ufficio competente, per poter effettuare la debita istruttoria amministrativa.

Per quanto concerne la nuova modulistica predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico, la stessa risulta abbastanza intuitiva da compilare, anche se non ci sono ancora delle linee guida definitive che chiariscano tutti i dubbi dell’utente/richiedente. L’unico aspetto che ci permettiamo di segnalare ai richiedenti Fai-da-te, è quello di allegare alla domanda di marchio anche una stampa cartacea dell’esemplare del marchio/logo con delle dimensioni maggiori, rispetto all’esemplare che deve essere incollato nel minuscolo spazio presente sulla modulistica.

La banca dati:

Dopo circa una settimana dal versamento, sarà possibile consultare la banca dati pubblica del Ministero (http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/), da dove saranno visibili i dettagli del proprio marchio (numero di deposito, nominativo del richiedente, classi merceologiche rivendicate, esemplare del marchio ecc.). Per completezza, segnaliamo che l’esemplare del marchio/logo potrebbe essere “caricato” sulla suddetta banca dati con un certo ritardo.

L’istruttoria:

A questo punto, trascorreranno alcuni mesi, indicativamente quattro, per compiere le verifiche e le istruttorie sul marchio italiano depositato e, prima che il marchio sia formalmente pubblicato sul Bollettino marchi. Purtroppo, la tempistica di questo primo step procedurale per registrare un marchio non è delle più rapide, poiché le lungaggini amministrative e burocratiche risultano evidenti, come pure la mole dei marchi che vengono presi in cura presso il Ministero dello Sviluppo Economico. In ogni modo, questo primo step procedurale non deve destare particolari preoccupazioni per i richiedenti, a patto che la domanda di deposito di marchio sia stata redatta correttamente e sia stato versato il corrispettivo indicato nel Modello F24. L’aspetto più delicato di questa fase, oltre che strategico, è senza dubbio riuscire ad individuare e selezionare correttamente tutti i singoli prodotti e servizi del proprio core-business, estrapolandoli uno ad uno dalla Classificazione Internazionale di Nizza (http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprieta-industriale/2005646-classificazione-di-nizza-ix-edizione), vale a dire una catalogazione/elenco dal quale poter attingere. Infatti, una volta depositato il proprio marchio, non sarà più possibile aggiungere, in un secondo momento, eventuali prodotti/servizi non considerati, dimenticati o non presi in debita considerazione. E’ bene tenere a mente, che trattasi di un’attività tecnica che comporta sia l’aver maturato delle competenze specialistiche sia una certa dimestichezza con le banche dati, quindi, è sempre preferibile farsi affiancare da dei consulenti specializzati. Commettere degli errori risulta piuttosto frequente, soprattutto per i non addetti ai lavori, per esempio si tende a confondere i prodotti con i servizi presenti nella Classificazione internazionale di Nizza, con la conseguenza che si associa/combina la tutela del proprio marchio con dei prodotti e dei servizi che non hanno nulla a che vedere con il proprio business. In buona sostanza, qualora si commettano degli errori nella selezione ed individuazione dei prodotti e servizi di business, non si otterrà una corretta e piena tutela della propria attività commerciale ed imprenditoriale.

Come risulta evidente, ci sono diverse insidie da dover affrontare nel corso del deposito di una domanda di marchio, poiché la materia risulta generalmente poco conosciuta e le linee guide presenti sui vari siti web di riferimenti non riescono a chiarire tutti i dubbi degli utenti/richiedenti.

La pubblicazione:

Trascorsi i mesi iniziali, il marchio depositato sarà pubblicato sul Bollettino, vale a dire si entra ufficialmente nel secondo step procedurale del deposito della domanda di marchio italiano. La fase della pubblicazione risulta alquanto delicata e, senza dubbio, risulta la più importante da affrontare per il richiedente. Infatti, nei tre mesi di decorrenza della pubblicazione del marchio, quest’ultimo sarà visibile e conoscibile da chiunque e, quindi, potrebbe essere oggetto di eventuali opposizioni da parte di terzi soggetti. A tal proposito e, come certamente molti sapranno, da circa due anni è entrato in vigore il regime dell’opposizione, vale a dire una procedura amministrativa che consente, con una tempistica e con dei costi indubbiamente più ragionevoli di quelli del precedente contezioso legale, di contestare le domande di marchio che risultino identiche/simili alla propria. Questo significa che, si dovrà monitorare lo status della propria domanda di marchio durante il trimestre n questione. In ogni modo, eventuali obiezioni/contestazioni da parte di terzi soggetti sono solitamente annunciate dall’arrivo di una lettera di diffida da parte del legale / consulente specializzato del terzo soggetto. In tale ipotesi, sarà opportuno e consigliabile affidarsi al proprio avvocato di fiducia, possibilmente specializzato in materia di proprietà intellettuale, per valutare la miglior difesa/strategia argomentativa da adottare per la propria domanda di marchio.

In ogni modo, è del tutto evidente che sarebbe preferibile evitare di ritrovarsi a dover subire un’eventuale procedura d’opposizione, depositata da un terzo soggetto. Qualora si desideri approfondire tale argomento, rimandiamo ad altri articoli di questo WebSite (https://www.ufficiobrevettimarchi.it/come-registrare-un-marchio/).

La registrazione:

Decorsi i tre mesi di pubblicazione sul Bollettino, la propria domanda di marchio si avvia verso il terzo ed ultimo step procedurale per poter registrare un marchio. Purtroppo, tale step conclusivo non è immediato, vale a dire trascorreranno altri tre/quattro mesi circa, prima che il proprio marchio sia formalmente concesso e, quindi, sia rilasciato il numero di registrazione. Dopo qualche settimana, giungerà anche la lettera dell’Ufficio competente, con la quale ci sarà comunicato che è possibile ritirare presso la locale Camera di Commercio il certificato/attestato di registrazione del marchio, previa consegna della relativa e fatidica marca da bollo da Euro 16,00.

Espletata quest’ultima formalità di natura amministrativa e burocratica, si potrà inserire anche il relativo simbolo della registrazione di un marchio, vale a dire, ®, anche se molti richiedenti tendono ad “anticipare i tempi”, inserendo il simbolo già dal momento del deposito della domanda di marchio. Tale abitudine non risulta legittima, sia perché il marchio potrebbe subire delle opposizioni durante lo step procedurale di pubblicazione trimestrale sul Bollettino, sia perché la normativa prevede l’inserimento del simbolo solo una volta concluso l’iter di registrazione.

Consigli utili:

In conclusione, la procedura per registrare un marchio impiega solitamente diversi mesi, anche dodici, prima che si arrivi al formale riconoscimento e al rilascio del numero di registrazione del marchio da parte dell’Ufficio Marchi presso Ministero dello Sviluppo Economico. Ecco perché, risulta strategico adottare/scegliere fin da subito un marchio che sia più originale e distintivo possibile, per contraddistinguere la propria attività di business, oltre che valutare di condurre la previa attività di ricerca per banche dati private (http://www.brandforum.it/papers/1199/la-ricerca-di-similitudine-e-il-trademark-clearinghouse), per ridurre al massimo il rischio di ricevere delle eventuali opposizioni da parte di terzi soggetti che porrebbero pregiudicare l’investimento sostenuto o, quantomeno, far lievitare i costi da dover affrontare per difendere con successo il proprio marchio.

Per tutto quello che attiene l’elaborazione di un’adeguata, mirata e previa strategia di deposito del marchio, individuazione e selezione delle classi merceologiche, sulla base della Classificazione Internazionale di Nizza, è sempre opportuno fare riferimento ad un Professionista specializzato che possa seguirci durante durante l’intero iter di registrazione di un marchio (https://www.ufficiobrevettimarchi.it/utilità/quanto-costa-registrare-un-logo/), al fine di prevenire obiezioni/contestazioni di qualsiasi genere, che potrebbero vanificare l’investimento sostenuto.

…e dopo la registrazione? Che succede?

Una volta conseguita ed ottenuta la concessione del marchio, per i titolari dello stesso si apre una fase del tutto nuova che, spesso e volentieri, si tende a sottovalutare, vale a dire l’attento monitoraggio del proprio segmento di mercato. Non è infrequente, infatti, che il proprio marchio subisca degli episodi di plagio e contraffazione da parte di competitors e non solo, che potrebbero determinare la perdita di quote di mercato, la caduta e lo scadimento in termine d’immagine e di reputazione dei propri prodotti e servizi ecc. Di conseguenza, risulta strategico sia approntare degli appositi e mirati servizi di sorveglianza sul proprio marchio e su quelli dei principali competitors (https://www.ufficiobrevettimarchi.it/utilita/tutela-del-marchio/), che consentano di attivarsi in tempo utile, vale a dire nel corso del trimestre di pubblicazione della domanda di marchio avversaria, al fine di poter diffidare ed, eventualmente, contestare i depositi di marchio dei contraffattori. Qualora, invece, i contraffattori si limitino ad usare dei marchi simili al proprio, senza effettuare dei veri e propri depositi di marchio similari al proprio, sarà sufficiente inviare una lettera di diffida, minacciando contestualmente la richiesta del risarcimento danni.

L’Ufficio Brevetti Marchi resta a Vostra completa disposizione nell’apposita sezione “Fai una domanda”, dove poter inviare le proprie richieste mirate e personalizzate.

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