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I Bandi Del Ministero Dello Sviluppo Economico Italiano

Molti utenti ci “chiedono lumi” sui bandi ministeriali che consentono di beneficiare di finanziamenti a fondo perduto per il marchio registrato.  Cerchiamo di capire come funzionano e come beneficiare o meno di questi strumenti.

Che cosa soni bandi ministeriali?

Il Ministero con cadenze annuali investe nell’innovazione, per consentire ai nuovi imprenditoriali e non solo di poter entrare nel mercato e nell’imprenditoria e, quindi, poter competere nel proprio segmento di mercato. I suddetti bandi riguardano la tutela dei brevetti, dei design multipli e la registrazione marchio, vale a dire tutti gli strumenti legali che, di volta in volta, occorrono all’azienda per poter tutelare la propria innovazione, i propri prodotti, servizi ecc.

Cosa bisogna sapere di questi bandi?

Ovviamente la presentazione della semplice richiesta ministeriale non garantisce l’ottenimento del finanziamento a fondo perduto,  per la serie  tutt’altro che scontato sia perche’ le risorse sono limitate sia perche’ coloro che presentano numerose richieste, vale a dire le grosse aziende, hanno maggiori probabilità di ottenere i suddetti finanziamenti per la registrazione di un marchio.

Un altro requisito obbligatorio da dover soddisfare e’ quello di dover prima depositare un brevetto, un design multiplo o un marchio, e, poi poter richiedere di accedere al finanziamento.

Conviene presentare la richiesta di finanziamento a fondo perduto?

Altro aspetto non trascurabile da dover previamente considerare e’ quello della difficoltà e complessità di tale attività, per la serie qualora si abbia una certa dimestichezza con i bandi ministeriali, allora ci si potrà cimentare in prima persona, altrimenti bisognerà ricorrere ad un professionista specializzato  che, inevitabilmente, avrà dei costi professionali da dover sostenere, senza poter assicurare in concreto l’ottenimento del finanziamento, per la serie non c’e’ la garanzia assoluta che l’attività vada in porto.  Di conseguenza,  il quanto costa registrare un marchio deve tenere in considerazione anche di quest’eventuale attività, qualora si voglia tentare di richiedere il possibile finanziamento a fondo perduto.

Quale strategia adottare per i bandi ministeriali?

Certamente la possibile attività comporta del tempo e delle competenze amministrative, qualora ci decida si procedere direttamente in prima persona, converrà fare un tentativo magari perche’ l’investimento ha comportato diverse spese, come quelle di un grafico e di un avvocato specializzato, per la serie il registrare marchio si e’ rivelato certamente un progetto dispendioso.

In caso contrario, qualora il marchio sia stato depositato in prima persona, ossia senza l’ausilio di un grafico e di un avvocato specializzato, allora ingaggiare appositamente un consulente per richiedere il finanziamento a fondo perduto che potrebbe quantificarsi in qualche centinaia di Euro, potrebbe non avere molto senso e rivelarsi, quindi, antieconomico.

Conclusioni

Il nostro studio specializzato si  già occupato di tale attività ministeriale, quindi,  e’ in grado di assisterVi e consigliarVi al meglio sull’opportunità di intraprendere o meno questa possibile attività di richiesta finanziamento a fondo perduto, che possa riguardare il registrare un marchio e non solo. Saremo lieti di approfondire il Vostro caso specifico ed orientarVi nella possibile scelta, al fine di ottimizzare i tempi ed i costi da dover eventualmente affrontare.

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Il Logo: La Nuova Frontiera Del Brand

Esaminiamo quest’oggi la tematica del logo registrato da una prospettiva diversa e particolare, visto che molti utenti ce l’hanno richiesto. La mole dei brand cresce ogni anno, soprattutto in quei Paesi (Cina, Taiwan ecc.) che hanno visto una crescita economica esponenziale nel corso degli ultimi anni.

Può il logo essere la nuova strategia di brand?

Constatiamo come tutelare un brand in Cina, Taiwan ecc. risulti sempre più complesso, visto che, oramai, la politica del depositare i nomi ed i cognomi risulta piuttosto inflazionata ed ha raggiunto dei livelli di saturazione non indifferente. Di conseguenza, ci viene in soccorso il registrare logo,  vale a dire la strategia di orientarsi sul solo aspetto grafico, privo della componente denominativa,  per comunicare il proprio brand in tali Paesi. Indubbiamente per noi occidentali, legati da sempre alla scrittura, passare all’immagine, alla figura, all’illustrazione ecc. potrebbe risultare un cambiamento difficile da digerire, quantomeno inizialmente.

Perché il logo può sostituire la denominazione?

La risposta può rinvenirsi nel fatto che registrare un logo risulta, oramai, molto più semplice ed immediato, per la serie risulta poco probabile che vengano sollevate delle obiezioni e contestazioni da parte del locale Ufficio Marchi e/o dei terzi soggetti titolari dei marchi anteriori già registrati. Ovviamente, stiamo parlando di loghi dal design creativo, originale e connotati da una certa capacità distintiva, quindi, vengono esclusi quei loghi che sono il frutto di plagio o contraffazione, ossia sono stati ripresi dai concept oggetto di tutela dei terzi soggetti.

Il logo: opportunità o nuovo costo da sostenere?

Le obiezioni che gli imprenditori potrebbero sollevarci sono legate al fatto che un design ed un concept innovativo comporta il dover “rimettere mano al portafoglio”, per la serie quanto costa registrare un logo? Oggi come oggi ci sono soluzioni grafiche per tutte le tasche, ossia ci sono abili Freelancer, italiani e stranieri, che possono essere ingaggiati online e con i quali concordare un prezzo che possa venire incontro al proprio budget. Orientarsi e scegliere di tutelare un logo costituisce un’opportunità da non lasciarsi scappare, visto e  considerato che le relazioni imprenditoriali con Paesi strategici come la Cina sono una realtà già da diversi anni.

Quali sono i vantaggi concreti del puntare sul logo?

Oltre alla maggior facilità di ottenere burocraticamente la registrazione logo, anche la previa ricerca per le banche dati risulta semplificata, infatti, si potrebbe anche valutare di non condurla, nell’ipotesi in cui il concept grafico risulti effettivamente creativo, vale  dire frutto dell’ispirazione e del talento grafico di un professionista specializzato. Di conseguenza, l’investimento sarebbe ottimizzato e l’attesa dell’iter di registrazione si rivelerebbe una mera formalità. In aggiunta, il logo avrebbe certamente un maggior impatto visivo e  comunicativo sui consumatori cinesi, visto e  considerato che i caratteri latini dei marchi denominativi risultano spesso e volentieri difficili da comprendere e potrebbero, addirittura, assumere un connotato negativo nella corrispondente traduzione / traslitterazione cinese.

Il logo è ancora uno strumento poco utilizzato

Constatiamo a tutt’oggi che sono ancora poche le aziende che decidono di puntare sulla registrazione di un logo, quale unica componente del proprio brand. Trattasi più che altro di un aspetto culturale ancora diffuso tra gli operatori sul mercato, ma che potrebbe pregiudicare le diverse opportunità di business. D’atro canto, visto il livello di saturazione oramai raggiunto dal “classico” brand denominativo, suggeriamo sia per le start-up sia per le società che sono già consolidate nei propri segmenti di mercato di approfondire la suddetta tematica con i propri professionisti di fiducia e di non farsi scappare quest’opportunità per il proprio business.

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Ricerche d’anteriorità e verifica marchio registrato

Riceviamo molte richieste da parte di numerosi utenti su questa tematica, spesso e volentieri sottovalutata e, quindi, fonte di numerosi equivoci. Infatti, registrare un marchio “al buio” risulta estremamente pericoloso, per la mole dei marchi già tutelati a cura dei terzi soggetti, quindi, il rischio di ricevere delle obiezioni e  delle contestazioni risulta piuttosto concreto.

Perché una ricerca d’anteriorità sui marchi?

La verifica preliminare, condotta tramite le banche dati dei marchi e  dei loghi, consente di conoscere lo status attuale di un marchio, ossia la presenza di anteriorità pertinenti o meno che potrebbero pregiudicare la registrazione di un marchioPer quanto l’Ufficio Brevetti e Marchi Italiano non effettui un reale esame d’anteriorità, ossia non verifichi d’ufficio la presenza di marchi simili già registrati e, quindi, di fatto, non sollevi obiezioni, l’introduzione del regime delle opposizioni consente a tutti i terzi soggetti, titolari di marchi depositati/registrati, di depositare una formale opposizione durante la fase di pubblicazione.

Conviene fare una ricerca d’anteriorità?

La risposta risulta certamente affermativa, infatti, chiunque vorrebbe conoscere previamente se andrà incontro o meno a dei possibili rilievi ministeriali, se riceverà o meno delle opposizioni da parte di terzi soggetti, per il solo fatto che nessuno gradisce rimettere in un secondo momento le mani nel portafoglio! Di conseguenza, risulta decisamente consigliabile effettuare una previa ed approfondita indagine, prima di decidere se procedere o meno con al registrazione marchio, sebbene la previa ricerca non sia un’attività obbligatoria, ma pur sempre facoltativa. Indubbiamente, la ricerca d’anteriorità comporta dei costi aggiuntivi da dover sostenere per gli utenti, che si sommano ai costi della registrazione, d’altro canto riteniamo, che ottimizzare il possibile investimento, unico su base decennale ed il fatto che si tratti di un’attività una tantum, possa valer la pena!

Qui di seguito, trovate un tipico esempio di marchi altamente similari, che potrebbero entrare in conflitto tra di loro:

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Come si può constatare, le uniche differenze riguardano gli aspetti cromatici, per il resto l’aspetto grafico, quello visivo (la comune dicitura “Vincenzo”), risultano esattamente identici. La somiglianza, ad esempio quella fonetica (ossia la pronuncia di denominazioni similari), quelle letterali (ossia visive), quelle concettuali (ad esempio la corrispondente traduzione nella lingua straniera della stessa denominazione) e quelle grafiche (ad esempio il logo, la stesso ordine dei colori utilizzati), possono rendere il marchio “anticipato”, vale a dire passibile di contestazione da parte del titolare del marchio anteriore, che gode della previa data di deposito o di registrazione.

Dove condurre la ricerca d’anteriorità ed i database pubblici

Una delle tipiche osservazioni che ci vengono fatte dagli utenti che ci contattano è quella di aver condotto già una ricerca su Google e che non è risultato nulla di rilevante e pertinente, ossia nulla che possa impedire di registrare marchioPurtroppo, il motore di ricerca non fornisce delle informazioni scientifiche e mirate sui marchi, visto e considerato che le uniche fonti attendibili alle quali poter fare riferimento sono i registri marchi in ambito nazionale e comunitario. Infatti, da Google non è possibile conoscere se il marchio sia stato registrato o meno, se risulti ancora valido, oppure scaduto, per quali classi merceologiche risulti effettivamente tutelato, in pratica tale tipologia di ricerca sui motori di ricerca risulta estremamente fuorviante e poco attendibile. Di conseguenza, si potrà quantomeno ed inizialmente consultare le banche dati pubbliche messe a disposizione dall’UIBM e dall’EUIPO, per potersi fare un’idea, quantomeno indicativa sullo status del marchio d’interesse. Segnaliamo che lo stesso professionista specializzato che conduca una ricerca tramite le banche dati pubbliche potrà fornire un parere di massima, certamente non completo, non definitivo e, quindi, puramente indicativo.

Qui di seguito e, per conoscenza, i links per poter accedere alle suddette banche dati pubbliche, quella italiana e quella dell’Unione Europea:

https://www.uibm.gov.it/bancadati/

https://euipo.europa.eu/eSearch/

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La ricerca tramite le banche dati private

Alcuni studi legali specializzati sono abbonati alle banche dati private dei marchi e dei loghi, come ad esempio:https://clarivate.com/compumark/it/

Si tratta di un servizio specialistico, che si basa su un software specializzato, ovviamente a pagamento che consente scientificamente di “scandagliare” tutti i registri marchi, quello italiano, quello comunitario ecc., consente di individuare con estrema esattezza tutti i risultati pertinenti e permette una disamina ed una consulenza estremamente precisa e dettagliata.  Ovviamente, usufruire di tale servizio incide sul quanto costa registrare un marchio, tale attività, ripetiamo facoltativa, è solitamente quantificabile in Euro 400, per la serie la possibile spesa una tantum può consentire agli utenti di ottimizzare, una volta per tutte, il possibile investimento decennale sul proprio marchio, vita natural durante. Il suddetto servizio, altamente performante, non ha margine d’errore, starà poi all’abilità del professionista che lo adotta elaborare la conseguente e mirata strategia per il deposito del marchio d’interesse.

Come comportarsi qualora emergano marchi identici/simili al proprio?

Certamente l’ausilio del database privato dei marchi e dei loghi consente di prevedere le problematiche, adottare degli escamotage legali e, poi, personalizzare la strategia di deposito, ovviamente ogni situazione è diversa dall’altra, per la serie il professionista specializzato dovrà poi  fornire la consulenza sulle specifiche chances di registrazione, in buona sostanza non è detto che si possa sempre registrare il marchio d’interesse, perché magari la presenza d’anteriorità pertinenti, già tutelate da terzi soggetti, potrebbero impedire la registrazione del proprio marchio, con la conseguente perdita dell’investimento. In tale ipotesi, il consiglio è quello di valutare di adottare, magari, un logo, ossia un parte figurativa, oppure, come extrema ratio, valutare di orientarsi verso un diverso marchio, trovandone magari un altro di proprio gradimento estetico. In ogni caso, tale attività deve essere sempre ponderata e decisa, in accordo con le valutazioni legali di un professionista di fiducia, il quale possa suggerire i possibili scenari. L’Ufficiobrevettimarchi resta a Vostra disposizione per fornirVi delle consulenza mirate e dettagliate per il caso di Vostro interesse.

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Anche Il Movimento Delle Sardine Deposita Il Proprio Brand

Uno dei fenomeno sociali delle ultime settimane è quello del movimento delle sardine, ossia una generazione di giovani che si è affacciata sul palcoscenico italiano, catalizzando l’attenzione del grande pubblico con il loro nuovo marchio registrato.

Chi sono le sardine?

Trattasi di studenti, giovani lavoratori sparsi su tutto il territorio nazionale che,  nel corso delle ultime settimane, hanno deciso di “far  sentire la propria voce”, scendendo in piazza e manifestando pacificamente per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla presenza attiva di una fetta della popolazione. Tutti i mass media stanno rivolgendo la loro attenzione a questo gruppo di giovani e alla registrazione di un marchio che ha suscitato notevole appeal a livello nazionale e non solo. Preoccupati della presunta deriva populista che si starebbe diffondendo in tutto il Paese Italia, hanno deciso di tutelare in esclusiva il proprio brand, evitando così qualsivoglia plagio o contraffazione e per evitare così possibili strumentalizzazioni della loro comunicazione da parte di terzi soggetti.

Perché questo nuovo movimento?

La presunta deriva populista, la mancanza di risposte certe da parte della politica attuale, sempre più lontana dall’ascoltare i bisogni e le esigenze concrete della gente, avrebbero fato scuotere questo movimento, in continua crescita, sia nei numeri sia nelle iniziative di manifestazioni, che si susseguono da nord a sud, con la prospettiva di sbarcare anche nelle piazze europee e quelle americane. La registrazione marchio si è rivelato un passo obbligato, visto e  considerato che orami tutto fa audience e si diffonde in maniera virale sui social, il rischio che qualcun altro possa veicolare, a proprio uso e consumo, il nuovo trend del momento, ha fatto ci si sia affrettati a tutelare il proprio brand, peraltro molto originale e creativo, ossia una dicitura   “6.000 sardine” con la figura dei pesci, oltre ad una nuvola che ricorda il celebre fumetto.

Quale brand per il proprio simbolo del movimento?

La scelta è ricaduta sul registrare un marchio comunitario, ossia oltre i confini puramente nazionali, visto che il progetto del movimento è quello di sensibilizzare gli italiani che sono all’estero, e non solo, organizzando eventi e flash mob in diversi Paesi dell’Unione Europea. Di conseguenza, gli organizzatori delle sardine si sono rivolti all’EUIPO, competente a livello comunitario, ad accogliere le richieste con efficacia in tutti gli attuali n. 28 Paesi dell’Unione europea.  Depositata la richiesta, bisognerà attendere tra 4 mesi circa il buon esito, con l’emissione del relativo certificato che attesterà l’ottenuta tutela.

Quale investimento per le sardine?

Visto e  considerato che i quattro organizzatori, tutti stati tutti ugualmente presenti ed attivi nell’organizzazione dei vari eventi che, oramai, si susseguono da diverse settimane a questa parte, si è deciso di co-intestare il brand in quote uguali. In questa maniera, il relativo investimento, ossia il quanto costa registrare un marchio è stato ammortizzato e  spalmato tra i 4 soggetti per il prossimo decennio di validità esclusiva, al termine del quale si valuterà se rinnovarlo o meno. Ovviamente, la co-intestazione del brand comporterà una linea d’utilizzo comune e coerente tra i vari co-intestatari, vale a dire i singoli compartecipanti saranno quindi responsabilizzati a non andare oltre quello che è il messaggio che il movimento si propone di veicolare nel corso dell’organizzazione dei prossimi eventi già calendarizzati.

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Il marchio registrato: tutto quello che c’è da sapere

Fonte normativa e definizione:

Il codice della Proprietà Industriale, ossia il D.lgs. legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indentifica il marchio come uno dei segni distintivi che viene depositato presso l’Ufficio Brevetti e Marchi, ossia il dipartimento del Ministero dello Sviluppo Economico Italiano. Il marchio registrato consente un uso esclusivo del nome, del logo ecc. per dieci anni, rinnovabile alla sua scadenza per i decenni successivi, identificando con assoluta certezza la provenienza dei beni o dei servizi da una determinata fonte imprenditoriale e/o commerciale.

Decorrenza della tutela legale esclusiva:

Il diritto esclusivo decorre dalla data di deposito, ossia dal momento in cui viene presentata la domanda e vengono pagate le relative tasse di concessione governativa, al fine di poter beneficiare di un uso esclusivo del segno distintivo per i beni e/o servizi rivendicati, ossia per le singole attività del proprio core-business, per tutti i servizi a sostegno e a corredo dell’attività, che vanno dalla promozione, alla diffusione, alla comunicazione ecc.

Una volta depositato il marchio, prima l’iter d’esame, poi quello di pubblicazione ed, infine, quello di concessione, definiranno e formalizzeranno la suddetta tutela legale esclusiva per il singolo Paese d’interesse, con l’emissione del relativo certificato/attestato, con anche poi la possibilità di estendere la tutela in ambito comunitario e/o internazionale.

Finalità del segno distintivo ed il requisito d’uso:

La funzione essenziale svolta dal segno distintivo è quella di consentire ai consumatori di poter distinguere, con assoluta esattezza, la fonte d’origine dei beni e/o dei servizi realizzati, per contraddistinguere le caratteristiche/qualità di un prodotto rispetto ai quelli dei concorrenti sul segmento di mercato. La validità esclusiva del segno distintivo è legata all’uso concreto che ne verrà fatto in commercio, per la serie il marchio registrato potrà essere oggetto di decadenza per mancato uso, a cura dei terzi soggetti, dopo i 5 anni dall’avvenuto deposito/registrazione, qualora lo stesso non sia stato effettivamente usato in commercio dal titolare legittimamente riconosciuto dall’Ufficio Marchi.

A tal proposito, segnaliamo che, a livello italiano o europeo, qualora richieste, sarà sufficiente presentare le cosiddette prove d’uso (dati di fatturato, materiale promo-pubblicitario, presenza e diffusione sui canali social ecc.), qualora un terzo soggetto opponga il mancato uso in commercio del segno distintivo, mentre negli Stati Uniti sarà necessario presentare anche degli Affidavit, ossia delle dichiarazioni giurate, allegando le etichette dei prodotti commercializzati, i vari campioni del packaging utilizzato ecc. Qualora si dichiari il falso negli Affidavit, c’è il rischio concreto di subire delle sanzioni penali, come la reclusione in carcere, oltre la rischio di perdere per sempre la legittimazione esclusiva sul segno distintivo.

L’utilizzo dei corrispondenti simboli:

Non sono previste delle sanzioni concrete sia per il mancato uso del simbolo ™, ossia trademark, che attesta l’avvenuto deposito, sia il simbolo ®, ossia marchio registrato, infatti, non abbiamo notizia dell’applicazione delle sanzioni pecuniarie per tali violazioni.

D’altro canto, si consiglia di utilizzare graficamente i suddetti simboli sia nel proprio website, sia nei propri canali social, dove la comunicazione risulta prevalente e dove l’immagine dell’azienda risulta veicolata al grande pubblico.

I simboli in questione attestano, a livello pratico, il diverso status procedurale della domanda di marchio ossia, il simbolo ™, ossia trademark, attesta che ci troviamo nella fase d’esame, mentre il simbolo ® attesta l’avvenuta concessione del segno distintivo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico Italiano.

La falsa attestazione dei suddetti simboli, ossia decidere di accostarli graficamente al proprio nome, al proprio logo ecc., in mancanza dell’effettiva avvenuta registrazione, potrebbe comportare un danno d’immagine di non scarso rilievo, infatti, una volta scoperti, s’ingenererebbe nei consumatori la convinzione che la fonte imprenditoriale in questione comunica dei falsi ed ingannevoli messaggi agli utenti, con conseguenze perdita delle quote di mercato.

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Quale marchio registrare per ottenere una tutela italiana

Le strade da percorrere sono due, una registrazione diretta nazionale oppure una registrazione comunitaria, vediamo le differenze:

Registrare un marchio nazionale diretto conviene a chi abbia il proprio mercato e la propria clientela concentrata solo in Italia, senza la prospettiva di allargare nel corso degli anni avvenire il proprio business anche all’estero. Di conseguenza, l’investimento decennale italiano risulterà quello più adatto alle proprie esigenze imprenditoriali. In aggiunta, il marchio italiano potrà costituirà “la base” per un prossimo ed eventuale marchio internazionale, visto che la normativa, ossia l’Accordo ed il protocollo di Madrid, consentono di accedere allo strumento internazionale solo a  coloro che abbiano già depositato un marchio di base, come appunto quello italiano.

Registrare un marchio comunitario, invece, conviene a tutti coloro che abbiano un bacino d’utenza più esteso, anche solo in prospettiva. Di conseguenza, l’investimento comunitario da affrontare si rivelerà ottimale per questi soggetti, visto e  considerato che, al proprio interno, si potrà beneficiare anche di una tutela esclusiva in Italia, senza la necessità così di dover duplicare i costi con due distinte e separate attività, ossia prima l’investimento italiano e, poi, quello comunitario.

I requisiti di validità del segno distintivo

Il marchio registrato, per poter essere oggetto di una valida registrazione, deve soddisfare i seguenti requisiti previsti dalla normativa, ossia:

novità: non devono essere già presenti dei marchi anteriori, depositati e/o registrati, che risultino identici e/o simili al segno distintivo d’interesse;

capacità distintiva: il segno distintivo non deve risultare generico e/o descrittivo, ad esempio richiamare i connotati e/o le qualità e/o le caratteristiche di un  prodotto, oppure delle denominazioni che sono entrate nel linguaggio comune dei consumatori;

liceità: il segno distintivo non dovrà essere contrario alla legge, all’ordine pubblico e alla morale corrente che evolve di giorno in giorno, quindi, tale requisito andrà contestualizzato alla data d’effettivo deposito del segno, visto che la morale corrente si modifica rapidamente nel corso del tempo. Inoltre, non dovranno essere presenti delle indicazioni false o mendaci che possano confondere il consumatore sulla provenienza/origine dei prodotti e/o servizi.

Chi può tutelare un segno distintivo

Chiunque, persona fisica e/o giuridica, dotato o meno di partita iva, oppure colui che non intenda farne un uso diretto perché, magari intende dare in licenza il segno distintivo ad un terzo soggetto. Di conseguenza, non è obbligatorio avere una corrispondente attività d’impresa per poter registrare un segno distintivo. E’ possibile registrare un segno con il solo scopo di cederlo poi ad un terzo soggetto, dietro il versamento di un corrispettivo, oppure anche solo a titolo gratuito.

Cosa si può registrare e cosa non si può:

Non tutti i segni distintivi possono essere registrati con successo, infatti, oltre ad aver previamente condotto una ricerca per le banche dati, per identità e per similitudine, si dovrà scegliere tra quei segni rappresentabili graficamente, ossia:

  • Le denominazioni (una o più di una);

  • I disegni o loghi o immagini;

  • Le lettere, magari elaborate e personalizzate graficamente;

  • Le cifre, anch’esse personalizzate graficamente il più possibile;

  • La forma o le confezioni dei prodotti, in virtù di un marchio tridimensionale;

  • I suoni ed i colori, sebbene risulta complessa ottenere la registrazione degli stessi.

Al tempo stesso, non risultano accettabili dall’Ufficio Brevetti Marchi:

  • Quei segni distintivi che contengano stemmi, emblemi;

  • Denominazioni geografiche che devono essere lasciate al libero uso della collettività;

  • I ritratti delle persone, senza che si abbia ottenuto il loro previo consenso o che possano ledere la fama o il decoro delle suddette persone;

  • Le denominazioni generiche e/o descrittive;

Procedura ed iter di registrazione di un marchio italiano

Si può procedere con un deposito telematico, essendo previamente accreditati presso l’UIBM e disponendo della firma digitale, quindi si potrà compilare il modulo elettronico, disponendo della pec per tutte le eventuali comunicazioni che si dovessero inoltrare/ricevere. In alternativa, si potrà beneficiare dell’ausilio della Camera di Commercio, dove poter compilare la modulistica, pagare i diritti camerali di Euro 40, la marca da bollo da Euro 16 e ricevere, infine, il modello F24 per versare in Banca i diritti di concessione governativa. In tale ipotesi, si effettuerà un deposito “al buio”, visto e  considerato che la previa ricerca per le banche dati viene svolta tramite i software specializzati degli studi specializzati, quindi, si dovrà affrontare un certo margine di rischio che la domanda possa essere rifiutata dall’UIBM.

L’iter di registrazione si caratterizza dalle seguenti fasi procedurali:

  • Ricezione dei documenti: vale a dire vengono inviati e presentati all’Ufficio Brevetti e Marchi che ne attesta il corretto ricevimento;

  • Verifica formale: ossia si controlla che le tasse siano state integralmente pagate, che il modulo sia stato regolarmente compilato con tutti i dati sensibili, che tutte le pagine siano state debitamente sottoscritte dal richiedente e/o dall’eventuale depositante delegato ecc.

  • Esame sostanziale: la domanda viene confrontata sulla base dei requisiti previsti dal Codice della Proprietà Industriale, ossia la presenza del requisito di liceità, della capacità distintiva, mentre non viene eseguito un vero e proprio controllo sulla novità del marchio, ossia sulla presenza di marchi anteriori identici/simili, già registrati a cura di terzi soggetti.

  • Pubblicazione: qualora l’esame formale e sostanziale dovesse dare esito positivo, la domanda verrà poi pubblicata sul bollettino marchi e soggetta, eventualmente, alle opposizioni dei terzi soggetti, qualora si dovesse ritenere che la stessa viola i marchi anteriori già depositati/registrati. Trascorrono tre mesi per questa fase, in mancanza di eventuali opposizioni presentate da terzi soggetti il marchio verrà formalmente concesso. Si tratta di una procedura amministrativa caratterizzata dallo scambio di memorie difensive e di replica, al cospetto di un esaminatore incaricato che deciderà la vertenza. L’opposizione si potrà concludere con il rigetto della nuova domanda di marchio, oppure con l’accoglimento della stessa.

  • Concessione: in mancanza di rilievi, l’UIBM emetterà il numero di registrazione, emettendo anche il relativo certificato/attestato. L’intero iter amministrativo comporta l’attesa di molti mesi, solitamente dodici, visto l’ingente mole delle pratiche da dover esaminare. Una volta concesso, si potrà ufficialmente inserire il simbolo ®, che attesta l’avvenuta registrazione del segno distintivo.

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Procedura ed iter di registrazione di un marchio comunitario

L’ufficio competente a livello comunitario è l’EUIPO, con sede ad Alicante, in Spagna, presso il quale ci si dovrà rivolgere per depositare l’unica richiesta, con una validità per tutti gli attuali n. 28 Paesi dell’Unione Europea, Gran Bretagna inclusa, fino a quando gli effetti della Brexit non ne formalizzeranno l’uscita dal marchio comunitario.

Il marchio comunitario risulta uno strumento legale ottimale sia per l’investimento da sostenere, visto e considerato che le tasse risultano forfettarie (Euro 850, Euro 900, Euro 1.050, per una, per due o per tre classi merceologiche da rivendicare), grazie ad una convenzione tra gli Stati aderenti, sia per l’unicità della procedura amministrativa da adottare, per poter conseguire una tutela legale esclusiva decennale, rinnovabile alla sua scadenza.

Come succede per l’ambito italiano, anche l’EUIPO non svolge un vero e  proprio esame sul requisito di novità del marchio, di conseguenza, le eventuali opposizioni dei terzi soggetti potranno essere depositate nel corso del trimestre di pubblicazione del nuovo marchio depositato.

La procedura di deposito viene espletata online, previo accreditamento sul portale comunitario, consigliamo sempre di avvalersi di uno studio professionale specializzato, infatti, l’individuazione e la conseguente selezione delle diciture accettabili delle varie classi merceologiche comporta una perfetta conoscenza delle stesse, per non ritrovarsi poi con una tutela erronea del segno distintivo.

A conclusione della procedura, verrà rilasciato l’attestato che potrà essere inserito anche sui propri canali social, website, ecc., per attestare l’avvenuto conseguimento della tutela legale esclusiva.

L’EUIPO offre anche un sevizio di alert per i titolari del marchio registrato, vale a dire notifica la presenza dei nuovi marchi identici/simili che dovessero essere depositai a cura dei terzi soggetti. In questa maniera, si avrà la possibilità di depositare un’eventuale opposizione, per impedirne la registrazione, entro i termini previsti di legge.

Quali soluzioni/strumenti per tutelare il proprio marchio

Una volta conseguito il deposito, senza dover necessariamente aspettare la data di registrazione, sarà possibile tutelare il proprio marchio, qualora si verifichino episodi di plagio o di contraffazione da parte di terzi soggetti. In buona sostanza si potrà:

  • Inviare una lettera di diffida, tramite un professionista specializzato, per contestare il terzo soggetto per l’indebito ed illegittimo uso del proprio segno distintivo. Solitamente tale rimedio risulta rapido ed efficace, oltre che economico, ecco perché suggeriamo di monitorare sempre il proprio segmento di mercato per potersi attivare celermente;

  • Richiedere dei provvedimenti cautelari (sequestro, inibitoria ecc.), presso il tribunale delle Imprese, per poter celermente bloccare le iniziative imprenditoriali del contraffattore e limitare così al massimo il danno economico-commerciale che si sta subendo sul segmento di mercato;

  • Depositare una causa di merito, per ottenere il risarcimento dei danni economici, i danni d’immagine (danno emergente e/o lucro cessante), per compensare, quantomeno economicamente il danno subito. Ovviamente tempi della vertenza non sono brevi, ecco il previo esperimento della richiesta cautelare risulta strategica ed immediatamente efficace per colui che lamenta una contraffazione.

Le fattispecie configurabili sono diverse, dagli atti di concorrenza sleale che possono essere messi in atto (art. 2598 c.c.), all’agganciamento parassitario, allo sviamento della clientela ecc., ognuna di tali fattispecie merita un attento esame ed una valutazione su come poter intervenire con successo.

I costi per poter tutelare il proprio segno distintivo sono ricompresi tra le poche centinaia di Euro, ad esempio per inviare una lettera di diffida, passano alle due/tre mila Euro, per poter richiedere un provvedimento cautelare, fino ad arrivare ad alcune migliaia di Euro, per poter intentare una causa di merito, vista la complessità del procedimento da affrontare. Ovviamente, investire nell’eventuale contenzioso giudiziario dovrà essere ponderato con estrema attenzione con l’ausilio del proprio professionista di fiducia, per poter valutare al meglio il rapporto costi-benefici per il proprio segno distintivo.

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Registrazione di un marchio: come e perché conviene farlo

Da dove iniziare:

La registrazione di un marchio d’impresa passa per tutta una serie di verifiche iniziali, attività queste di fondamentale importanza per garantire che la richiesta venga poi accolta, una volta che verrà formalmente presentata presso il Ministero dello Sviluppo Economico, vediamo quali sono:

  • Il marchio è uno strumento di tutela legale previsto dal Codice della Proprietà Industriale, quindi, le previsioni di legge dovranno essere tutte ugualmente soddisfatte, i cosiddetti requisiti da adempiere, per evitare di ricevere delle obiezioni e contestazioni;

  • il marchio non dovrà essere contrario al buon costume, ossia alla morale corrente prevista sia a livello nazionale sia a livello internazionale, visto e considerato che il marchio verrà presumibilmente esteso in diversi territori esteri. Inoltre, il marchio dovrà essere originale, dotato di capacità distintiva e lecito, ossia non contrario all’ordine pubblico;

  • l’ottenimento della brand-identity potrà risultare decisiva per un operatore sul mercato, quindi, prima di costituire una società presso un Notaio, si dovrebbe verificare anche la contemporanea disponibilità del nome di dominio e della denominazione/ragione sociale, per ottenere una perfetta coincidenza di tutti i singoli elementi identificativi di un’attività d’impresa;

  • oltre che dotato di un appeal commerciale, il marchio dovrà essere innovativo, per non confondersi con il trend grafico oramai consolidato tra gli operatori presenti da tempo nel segmento di mercato, occorre cioè differenziarsi in maniera netta, più un marchio risulterà “strano”, più avrà delle chances di successo per imporsi e risultare vincente;

  • condurre sempre e comunque una previa ricerca di similitudine per le banche dati, possibilmente private e non pubbliche, per avere il quadro completo dei risultati pertinenti, tale attività risulta spesso sottovalutata, rappresenta invece il miglior investimento possibile per ottenere il riconoscimento del proprio marchio;

  • la ricerca della classificazione merceologica dovrà essere condotta da esperti professionisti, visto e considerato che le diciture tra le quali districarsi risultano numerose, cambiano nel corso degli anni, risultano non facilmente individuabili dai non addetti ai lavori, possono fare la differenza tra un marchio completo nella sua tutela rispetto ad uno parziale e limitato;

  • Mentre a livello nazionale e comunitario, sarà possibile rivendicare più classi merceologiche, depositando la stessa domanda di marchio, ottimizzando così anche il relativo investimento, ci sono Paesi extra-europei, dove risulta ancora necessario procedere tramite depositi monoclasse, ossia un marchio per ogni singola classe merceologica, con degli inevitabili maggior dispendi economici da dover sostenere;

  • L’apporto creativo di un grafico professionista può risultare decisivo per la tutela di un marchio registrato, infatti, la standardizzazione grafica è la prima strada per l’omologazione e per essere relegato ai margini del segmento di mercato.

Come presentare la domanda di deposito

– Aspetti formali ed amministrativi:

La modulistica della registrazione marchio è scaricabile dal sito ministeriale, in formato editabile, in base alla qualifica del richiedente si potrà scegliere il modulo adatto alle proprie esigenze. Quest’ultima potrà essere spedita al Ministero per posta cartacea, compilata telematicamente, oppure depositata presso la Camera di Commercio locale, oppure avvalersi di uno studio professionale specializzato che si occupi della stessa. Quest’ultima è certamente la soluzione più onerosa, per quanto concerne il quanto costa registrare un marchio, ma indubbiamente quella che garantisce l’esito favorevole della pratica, visto e  considerato che lo Studio legale se ne assumerà la completa responsabilità professionale.

  • La domanda dovrà contenere:

  • Il Modulo adatto alle proprie esigenze(clicca QUI): 1 originale è sufficiente, sul quale andrà apposta la marca da bollo da Euro 16,00, da acquistare previamente in tabaccheria;

  • La Camera di Commercio emetterà un Mod. F24, in triplice copia, da presentare per il pagamento presso una qualunque banca italiana, dove si abbia o meno per il proprio conto bancario. Il Mod. F24, con elementi identificativi, contiene gli estremi della domanda di deposito, una volta effettuato il pagamento inizieranno a decorrere gli effetti giuridici della tutela esclusiva;

  • Versamento di Euro 40,00 per i diritti di segreteria camerali, da versare preferibilmente in contanti allo sportello;

  • Lettera d’incarico del mandatario marchi o dell’avvocato che effettua materialmente il deposito della domanda (eventuale);

  • Certificato di priorità, ossia il documento che attesta che la stessa domanda sia già stata depositata in precedenza presso un altro ufficio estero, del quale se ne richiede di beneficiare la data (eventuale). Tale documento viene spesso sottovalutato con gravi conseguenza sulla registrabilità del marchio;

  • Qualora sia un proprio incaricato o rappresentante ad effettuare l’attività, sarà sufficiente presentare un atto di delega (eventuale), debitamente sottoscritto.

– Aspetti sostanziali della domanda:

  • Compilare una domanda, significa aver ottenuto dei risultati positivi e confortanti dalla previa ricerca di similitudine; il “deposito al buio” di una domanda non è più consigliabile, per evitare di incorrere in azioni ufficiali emesse dal ministero;

  • La rivendicazione delle diciture delle varie classi merceologiche comporta un esame, una selezione ed un’individuazione di quelli pertinenti e corrette, per tutelare effettivamente un marchio che risulti conforme al proprio core-business;

  • L’elaborazione di una personalizzata e previa strategia di deposito, possibili estensioni estere in Paese europei ed extra-europei potrà fare la differenza tra un investimento ottimizzato ed uno penalizzato.

L’esame della domanda

Esaminiamo i singoli e distinti step procedurali durante l’attività di deposito di un marchio:

Ricevibilità: il dipartimento marchi verifica che l’apposita modulistica sia stata correttamente compilata, così come prevede l’art. 148 del C.d.I, vale a dire si verifica che il richiedente abbia fornito tutte le informazioni utili ed i dati necessari per poterlo identificare con assoluta certezza, la lista e la presenza delle diciture merceologiche esatte, accettate dalla classificazione internazionale di Nizza, la presenza dell’esemplare grafico del marchio, sia in formato/dimensione standard sia in formato ridotto, da applicare cioè nell’apposito riquadro presente sul modulo, la rivendicazione dei colori, sia descrivendoli sia menzionando il corrispondente codice pantone;

Esame formale: il dipartimento marchi verifica che la domanda contenga quanto previsto dall’art. 156 del CPI, vale a dire oltre ai requisiti già indicati in precedenza, l’atto di nomina del mandatario (qualora presente), che siano stati completati tutti i vari campi da valorizzare nel Modulo di domanda ecc.;

Esame sostanziale: il dipartimento marchi passa poi ad esaminare i requisiti sostanziali, ossia i cosiddetti impedimenti assoluti, tra i quali se sia possibile applicare le prescrizioni previste per il marchio collettivo (come prevede l’art. 11), qualora si inquadri la fattispecie del brevetto, del modello d’utilità, del disegno o modello, delle varietà vegetali e topografie dei prodotti a semiconduttori, si dovranno poi verificare la presenza dei relativi requisiti necessari. In buona sostanza, la domanda non dovrà presentare altri connotati ed altri requisiti presenti in altre fattispecie legali tutelate dal CPI;

Pubblicazione: terminato l’esame, formale e sostanziale del dipartimento marchi, si procederà con la pubblicazione del marchio sull’apposito bollettino, disponibile solitamente su base mensile, dove sarà reso di pubblico dominio per tutti i soggetti interessati la presenza di eventuali marchi simili al proprio. Tale bollettino viene raramente consultato dagli operatori che, quindi, finiscono per accorgersi della presenza di un marchio confliggente con il proprio, solo perché l’hanno notato su Internet, oppure solo perché risulta già visibile sul mercato in virtù dei prodotti commercializzati.

Osservazioni: il CPI concede la possibilità a chiunque di sollevare delle obiezioni sulla possibile registrabilità di un marchio, senza  dover necessariamente essere parte in causa in un’eventuale procedura d’opposizione formale. Tali osservazioni potranno essere presentate entro la data di pubblicazione sull’apposito bollettino, dopodiché non saranno prese più in considerazione per le eventuali deliberazioni del dipartimento. Anche tale strumento risulta poco applicato ed utilizzato, perché scarsamente conosciuto, perché comporta un assiduo esame ed una conoscenza delle tempistiche previste dal CPI.

Opposizione: entro i tre mesi previsti dall’art. 176 CPI, i soli soggetti legittimati (ad esempio i titolari di marchi identici e/o simili) possono formalmente depositare una contestazione, per evitare che la nuova domanda di marchio venga accolta, depositando una memoria a sostegno delle proprie ragioni. Il titolare del marchio anteriore potrà replicare, depositando la propria memoria argomentativa, infine, l’opponente potrà ulteriormente replicare e rinnovare la richiesta di accoglimento della propria domanda di deposito;

Registrazione: l’ultimo step procedurale, a conclusione della fase di pubblicazione, prevede, l’accoglimento della domanda del registrare un marchio, vale  dire si potrà emettere il relativo certificato/attestato, che viene inviato dal Ministero direttamente nella casella postale indicata nella modulistica, tramite l’invio di una PEC. In caso contrario, si dovrà richiederlo tramite il proprio mandatario marchi / avvocato specializzato che si è occupato della pratica di deposito.

Tempistica: purtroppo la tempistica non è prevedibile non assoluta certezza, visto l’ingente carico ministeriale delle pratiche in lavorazione, attualmente il tempo stimato per l’emissione del certificato è di circa 1 anno.

Il ritiro della domanda di marchio

Può accadere che durante il deposito della domanda di marchio giungano delle contestazioni, tramite ad esempio delle lettere di diffida, da parte di legali specializzati, ecco che si potrà anche valutare di ritirare la propria domanda di registrare marchio, per evitare l’avanzamento della procedura d’opposizione vera e propria, soprattutto quando se ne prevede il probabile accoglimento.

Qualora s’intenda procedere con il ritiro della propria domanda di marchio si dovrà:

  • Compilare e depositare l’apposito modulo ministeriale, scaricabile dal sito dell’UIBM, applicando una marca da bollo da Euro 16,00. La richiesta riporta tutte le indicazioni per identificare il richiedente, i dati identificativi del marchio da ritirare;

  • Versare Euro 10 per i diritti di segreteria camerali per l’espletamento della richiesta.

A conclusione dell’attività di ritiro, viene rilasciato il verbale, attestante l’avvenuto deposito della richiesta, dopodiché il Ministero potrà comunicare con lettera che i diritti di concessione governativa potranno essere rimborsati, previa presentazione di un’apposita richiesta presso uno sportello dell’Agenzia delle Entrate. La tempistica di rimborso delle tasse versate per il deposito del marchio risulta piuttosto lunga, per la serie potrebbe comportare anche un’attesa di un paio di anni.

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