La licenza del marchio registrato

Scritto da Francesco Mariucci on Aprile 23, 2019. Postato in

Non tutti sanno che il marchio può essere anche economicamente sfruttato cedendolo a terzi soggetti, che vorranno associarlo al proprio business visto che, magari, non possiedono un proprio marchio unanimemente riconosciuto nel proprio segmento di mercato. Ecco perché il marchio registrato potrà essere oggetto di un apposto contratto di licenza, da redigersi in maniera accurata e dettagliata.

• le parti in causa;
• le premesse e l’oggetto del contratto;
• il territorio di riferimento;
• il corrispettivo da versare o anche chiamato royalty;
• gli obblighi delle parti in causa;
• la durata del contratto;
• le cause di risoluzione;
• eventuale penale;
• la legittimazione attiva nelle iniziative di contrasto alla contraffazione;
• legge applicabile, spese e risoluzione delle controversie (arbitro, foro competente).

Ovviamente, ogni singolo e specifico contratto di licenza che riguardi la registrazione marchio andrà personalizzato ad hoc da un professionista specializzato, risulta impensabile pensare di poterlo scaricare da Google, come alcuni nostri clienti ci confidano, dopo averci contattato. Il rischio è quello di “non coprire” gli ambiti d’effettivo interesse, restare, quindi, c’è il rischio di restare “scoperti”, per possibili situazioni impreviste o imprevedibili che dovessero presentarsi, sull’assunto che avendo già sottoscritto un apposito contratto possiamo ritenersi tranquilli e sereni.

Anche in tale ipotesi, il suggerimento è quello di non limitarsi a decidere solamente in base alla consueta e classica domanda quanto costa registrare un marchio e, quindi, avendo già investito in precedenza per il marchio, perché dovrei investire ora anche per un contratto di licenza? Ebbene, il marchio non è una spilla che si aggancia al bavero di una camicia, per la serie resta ferma lì e non si muove finchè noi non decidiamo di sganciarla, ma si tratta di un bene immateriale che circola e, quindi, necessita di essere salvaguardato al meglio.

Evitare, quindi, senza ombra di dubbio il Fai-da-te su Internet, il rischio di restare intrappolati in clausole e vincoli giuridici che potrebbero penalizzarci irrimediabilmente per il nostro business per un lungo periodo.

Evitare di rivolgersi a dei professionisti non specializzati, che non trattino la materia, il rischio, infatti, sarebbe quello di ottenere una copertura completa dei propri diritti d’esclusiva.

Le tasse da versare al Fisco sono contenute, oltre al fatto che si ci potrebbe ricavare una rendita costante nel corso degli anni. Già questi vantaggi potrebbero risultare sufficiente a rispondere al quesito posto.  Ovviamente, il marchio registrato non è il solo presupposto concreto per valutare l’opportunità di concedere o meno la licenza  sul proprio marchio.  Indubbiamente, il marchio dovrebbe aver già acquisito una certa nomea, un certo riconoscimento sul proprio segmento d mercato, per la serie dovrebbe risultare attraente ed appetibile per i terzi soggetti valutare di associare la propria produzione al brand di qualcun altro.  Di conseguenza, qualora non si benefici ancora di tale riconoscimento ed accreditamento nei confronti dei terzi, suggeriamo di aspettare prima di valutare quest’opportunità commerciale della quale potremmo beneficiare in seguito.

In un prossimo articolo, approfondiremo anche le questioni fiscali riconducibili alla licenza, per consentire a tutti coloro che volessero beneficiare di questo strumento legale, di poter disporre di un quadro completo di analisi e valutazione.