Ricerche d’anteriorità e verifica marchio registrato

Scritto da Francesco Mariucci on Novembre 14, 2019. Postato in

Riceviamo molte richieste da parte di numerosi utenti su questa tematica, spesso e volentieri sottovalutata e, quindi, fonte di numerosi equivoci. Infatti, registrare un marchio “al buio” risulta estremamente pericoloso, per la mole dei marchi già tutelati a cura dei terzi soggetti, quindi, il rischio di ricevere delle obiezioni e  delle contestazioni risulta piuttosto concreto.

La verifica preliminare, condotta tramite le banche dati dei marchi e  dei loghi, consente di conoscere lo status attuale di un marchio, ossia la presenza di anteriorità pertinenti o meno che potrebbero pregiudicare la registrazione di un marchio. Per quanto l’Ufficio Brevetti e Marchi Italiano non effettui un reale esame d’anteriorità, ossia non verifichi d’ufficio la presenza di marchi simili già registrati e, quindi, di fatto, non sollevi obiezioni, l’introduzione del regime delle opposizioni consente a tutti i terzi soggetti, titolari di marchi depositati/registrati, di depositare una formale opposizione durante la fase di pubblicazione.

La risposta risulta certamente affermativa, infatti, chiunque vorrebbe conoscere previamente se andrà incontro o meno a dei possibili rilievi ministeriali, se riceverà o meno delle opposizioni da parte di terzi soggetti, per il solo fatto che nessuno gradisce rimettere in un secondo momento le mani nel portafoglio! Di conseguenza, risulta decisamente consigliabile effettuare una previa ed approfondita indagine, prima di decidere se procedere o meno con al registrazione marchio, sebbene la previa ricerca non sia un’attività obbligatoria, ma pur sempre facoltativa. Indubbiamente, la ricerca d’anteriorità comporta dei costi aggiuntivi da dover sostenere per gli utenti, che si sommano ai costi della registrazione, d’altro canto riteniamo, che ottimizzare il possibile investimento, unico su base decennale ed il fatto che si tratti di un’attività una tantum, possa valer la pena!

Qui di seguito, trovate un tipico esempio di marchi altamente similari, che potrebbero entrare in conflitto tra di loro:

Come si può constatare, le uniche differenze riguardano gli aspetti cromatici, per il resto l’aspetto grafico, quello visivo (la comune dicitura “Vincenzo”), risultano esattamente identici. La somiglianza, ad esempio quella fonetica (ossia la pronuncia di denominazioni similari), quelle letterali (ossia visive), quelle concettuali (ad esempio la corrispondente traduzione nella lingua straniera della stessa denominazione) e quelle grafiche (ad esempio il logo, la stesso ordine dei colori utilizzati), possono rendere il marchio “anticipato”, vale a dire passibile di contestazione da parte del titolare del marchio anteriore, che gode della previa data di deposito o di registrazione.

Una delle tipiche osservazioni che ci vengono fatte dagli utenti che ci contattano è quella di aver condotto già una ricerca su Google e che non è risultato nulla di rilevante e pertinente, ossia nulla che possa impedire di registrare marchio. Purtroppo, il motore di ricerca non fornisce delle informazioni scientifiche e mirate sui marchi, visto e considerato che le uniche fonti attendibili alle quali poter fare riferimento sono i registri marchi in ambito nazionale e comunitario. Infatti, da Google non è possibile conoscere se il marchio sia stato registrato o meno, se risulti ancora valido, oppure scaduto, per quali classi merceologiche risulti effettivamente tutelato, in pratica tale tipologia di ricerca sui motori di ricerca risulta estremamente fuorviante e poco attendibile. Di conseguenza, si potrà quantomeno ed inizialmente consultare le banche dati pubbliche messe a disposizione dall’UIBM e dall’EUIPO, per potersi fare un’idea, quantomeno indicativa sullo status del marchio d’interesse. Segnaliamo che lo stesso professionista specializzato che conduca una ricerca tramite le banche dati pubbliche potrà fornire un parere di massima, certamente non completo, non definitivo e, quindi, puramente indicativo.

Qui di seguito e, per conoscenza, i links per poter accedere alle suddette banche dati pubbliche, quella italiana e quella dell’Unione Europea:

https://www.uibm.gov.it/bancadati/

https://euipo.europa.eu/eSearch/

Alcuni studi legali specializzati sono abbonati alle banche dati private dei marchi e dei loghi, come ad esempio:https://clarivate.com/compumark/it/

Si tratta di un servizio specialistico, che si basa su un software specializzato, ovviamente a pagamento che consente scientificamente di “scandagliare” tutti i registri marchi, quello italiano, quello comunitario ecc., consente di individuare con estrema esattezza tutti i risultati pertinenti e permette una disamina ed una consulenza estremamente precisa e dettagliata.  Ovviamente, usufruire di tale servizio incide sul quanto costa registrare un marchio, tale attività, ripetiamo facoltativa, è solitamente quantificabile in Euro 400, per la serie la possibile spesa una tantum può consentire agli utenti di ottimizzare, una volta per tutte, il possibile investimento decennale sul proprio marchio, vita natural durante. Il suddetto servizio, altamente performante, non ha margine d’errore, starà poi all’abilità del professionista che lo adotta elaborare la conseguente e mirata strategia per il deposito del marchio d’interesse.

Certamente l’ausilio del database privato dei marchi e dei loghi consente di prevedere le problematiche, adottare degli escamotage legali e, poi, personalizzare la strategia di deposito, ovviamente ogni situazione è diversa dall’altra, per la serie il professionista specializzato dovrà poi  fornire la consulenza sulle specifiche chances di registrazione, in buona sostanza non è detto che si possa sempre registrare il marchio d’interesse, perché magari la presenza d’anteriorità pertinenti, già tutelate da terzi soggetti, potrebbero impedire la registrazione del proprio marchio, con la conseguente perdita dell’investimento. In tale ipotesi, il consiglio è quello di valutare di adottare, magari, un logo, ossia un parte figurativa, oppure, come extrema ratio, valutare di orientarsi verso un diverso marchio, trovandone magari un altro di proprio gradimento estetico. In ogni caso, tale attività deve essere sempre ponderata e decisa, in accordo con le valutazioni legali di un professionista di fiducia, il quale possa suggerire i possibili scenari. L’Ufficiobrevettimarchi resta a Vostra disposizione per fornirVi delle consulenza mirate e dettagliate per il caso di Vostro interesse.

• Leggi Tutto

Un Caso Particolare: Brand? Copyright? Design Multiplo?

Scritto da Francesco Mariucci on Luglio 4, 2019. Postato in

Uno dei casi che ci è recentemente occorso ha riguardato la possibile tutela di un bersaglio per un poligono di tiro al bersaglio. Fin dall’inizio è stato piuttosto arduo comprendere se registrare un marchio, un copyright, oppure un design multiplo nel caso di specie, visto e considerato che si trattava di un oggetto ibrido, quindi, dal carattere non ben definito e delineato con esattezza.

Il bersaglio in questione presentava svariate figure geometriche, all’interno delle quali venivano rappresentate lettere o numeri o denominazioni, oltre ad un paio di disegni riproducenti delle stelle. Così come riprodotto, registrare marchio poteva risultare un’attività non pertinente, visto che gli elementi in questione, sia grafici sia denominativi, risultavano svariati, oltre al fatto che non ne emergeva uno in particolare. Di conseguenza, si è ritenuto opportuno valutare con cautela la possibile adozione del brand, quale possibile strumento di tutela.

Si è valutato di adottare un design multiplo, vista la presenza di numerose linee e contorni, soprassedendo così con la registrazione marchio. D’altro canto, il design fa riferimento ad un oggetto unico, dove ne vengono evidenziati i dettagli e le particolarità, più che un complesso di figure geometriche, rappresentate in ordine sparso. Alla luce di ciò, si è preso in considerazione anche il copyright, visto che, a tutti gli effetti, poteva essere interpretata quale opera dell’ingegno sui generis. Anche quest’ultimo strumento di tutela legale, dopo un’attenta analisi, si è rivelato non congruo e pertinente, visto che presentava solo alcuni dei requisiti previsti dalla normativa sul diritto d’autore.

Visto e considerato che la normativa non sempre permette di individuare ed identificare con esattezza scientifica la possibile vena creativa degli utenti, si è ritenuto di valutare alcune possibili varianti e modifiche che non stravolgessero il concept di fondo ma, al tempo stesso, permettessero di unire i benefici giuridici offerti dal marchio registrato con l’innovazione ideata e realizzata. Di conseguenza, si è pensato di introdurre graficamente un elemento denominativo prevalente, che potesse fungere da “cuore del marchio” e, al tempo stesso, di ridurre graficamente le dimensioni dei restanti elementi figurativi, assumendo la funzione di elementi di contorno.

La soluzione tecnico-operativa suggerita ha permesso di definire anche l’aspetto economico, vale a dire ha permesso di conoscere con esattezza quanto costa registrare un marchio. In questa maniera, definito anche il possibile esborso economico che si sarebbe dovuto sostenere, l’utente ha potuto esaminare la proposta nel suo complesso con tutti i dettagli del caso. Il fatto che i soggetti interessati al progetto siano più di due, consente loro di poter suddividere il possibile investimento decennale in pari quote percentuali, rendendo così la spesa decisamente accessibile e sostenibile.

• Leggi Tutto

L’istituto Dove Nascono Gli Stilisti Famosi

Scritto da Francesco Mariucci on Maggio 30, 2019. Postato in

Uno dei progetti più impegnativi che abbiamo avuto il piacere e l’onore di seguire è certamente quello della tutela del brand di un noto Istituto di Moda, noto da molti anni a livello internazionale. Vista l’ampia diffusione geografica di cui gode tale Istituto, è risultato certamente arduo riuscire a registrare un marchio nei vari Paesi interessati.

Una nuova metodologia d’apprendimento e di formazione professionale, altamente specialistica, che consente un mirato apprendimento delle tecniche sartoriali di moda a tutti i partecipanti. Dei corsi full-time, intensivi, sia in aula sia presso aziende di moda, permette di conseguire una formazione permanente, trampolino di lancio per la successiva attività professionale nel segmento di mercato. Il brand che contraddistingue tale Istituto coincide con il cognome del fondatore, quindi, la registrazione di un marchio patronimico possiede senza dubbio dalle peculiarità da tenere in previa considerazione.

Visto che il marchio è costituito da poche lettere, si sono riscontrate delle anteriorità ostative in alcuni Paesi, come in India, nella Federazione Russa ecc., visto e considerato che oltre all’attività di formazione, l’Istituto si occupa anche delle relative pubblicazioni, riviste ecc. Di conseguenza, registrare marchio ha dovuto superare alcune azioni ufficiali, emesse dai locali Uffici Marchi, vista la presenza di cognomi simili che, quantomeno, tutelano dei segmenti di mercati simili a quello del core-business del nostro assistito. Quindi, si è reso necessario, da un punto di vista tecnico-legale, valutare degli accordi di coesistenza con i titolari dei marchi anteriori, effettuare delle limitazioni merceologiche, oltre a verificare che alcune delle anteriorità risultavano non rinnovate, quindi, non più ostative.

Un capitolo a parte lo merita il Messico, dove l’attività è risultata complessa e dove si è dovuto pazientare non poco, prima di poter procedere con la registrazione marchio. Infatti, il partner locale del nostro assistito aveva provveduto anni orsono a tutelare il brand per proprio conto, del quale ne beneficiava come se fosse di sua esclusiva titolarità. Constatata la criticità, abbiamo collaborato alla cessione e, poi, successiva trascrizione del brand alla “casa madre”. Tale attività che ha comportato una certa attesa, visto le lungaggini ministeriale del locale Ufficio Marchi, ha poi consentito di provvedere al deposito delle brand attualmente in uso, senza il rischio di ricevere delle obiezioni/contestazioni che avrebbero potuto invalidare il brand.

Innanzitutto un’attenta previsione dei costi, ossia di quanto costa registrare un marchio, trattasi pur sempre di un investimento, quindi, i costi/benefici devono risultare nel corso degli anni un valore su base crescente. Secondariamente, bisogna selezionare con cura i singoli Paesi strategici, visto che la contraffazione è sempre “dietro l’angolo” e bisogna poi sottoscrivere degli appositi accordi di partnership con i referenti locali, per evitare sgradite sorprese. Infine, un attento monitoraggio ed un’attività di intelligence su quello che accade concretamente sul mercato d’interesse e nei database dei marchi, per prevenire possibili criticità e/o contenziosi che potrebbero rivelarsi onerosi e di difficile risoluzione.

• Leggi Tutto

Il Tour Operator Fidelizza I Clienti Con Il Brand

Scritto da Francesco Mariucci on Luglio 5, 2019. Postato in

Visto e considerato che siamo nel pieno della stagione estiva, è d’obbligo esaminare come si presentano le agenzie turistiche, specialmente quelle che operano online. Tutte o quasi hanno oramai puntato sul proprio marchio registrato.

Le nuove agenzie che si affacciano sul mercato turistico prediligono operare principalmente online, visto e considerato che il bacino d’utenza si è allargato, in ambito nazionale e non solo. Di conseguenza, l’esigenza di registrare un marchio è divenuto oramai imprescindibile per i vari tour operator, che hanno compreso che l’unico modo per rendersi credibili, affidabili e, quindi competitivi rispetto alle agenzie turistiche tradizionali, è quello di puntare sul valore aggiunto del brand.

Prima di tutti è possibile effettuare una scrematura della clientela “a monte”, per la serie sono molti i clienti che chiedono possibili soluzioni di viaggi e, poi, alla fine, non acquistano un pacchetto turistico. Di conseguenza, l’organizzazione dell’attività dovrebbe sempre tenere in debita considerazione questa criticità di base che può influire sull’intera gestione del business. Il forum in un website con il possibile range dei costi abbatte questa criticità e consente di gestire i soli clienti realmente propensi ad acquistare i pacchetti turistici promossi online. A tal proposito, è proprio la registrazione di un marchio che consente di scremare la possibile clientela, infatti, gli utenti si affacciano a navigare il website perchè il brand offre tutte le garanzie del caso.

Sia per l’utente sia per il venditore dei pacchetti turistici i costi sono d’investimento risultano estremamente vantaggiosi. Per il primo, confrontando i costi di una agenzia tradizionale, può facilmente constatare che il risparmio è assicurato, sebbene dovrà essere consapevole che una certa attività di base dovrà essere svolta in prima persona, in buona sostanza, non ci si può certamente aspettare di essere completamente “serviti e riveriti”. Per quanto riguarda il venditore di servizi turistici, avendo puntato sul brand, quale canale di procacciamento esclusivo della propria clientela, dovrà previamente esaminare quanto costa registrare un marchio. Solo in questo maniera, conosciuti i costi dell’investimento, potrà programmare la propria attività nel corso degli anni avvenire.

Nel recente passato, il nostro Studio professionale ha avuto modo di registrare marchio peruna società turistica che opera esclusivamente online. La suddetta offre pacchetti turistici siaa corto che a lungo viaggio, riuscendo così a soddisfare le esigenze di tutta la variegata clientela. Chiunque fosse interessato a conoscere i servizi forniti da questa società che opera esclusivamente online, può mettersi in contatto con il nostro Studio specializzato, al fine di poter conoscere tutta l’ampia tipologia di servizi turistici che la suddetta società offre.

• Leggi Tutto

I contratti firmati dai fashion designer per i propri brand

Scritto da Francesco Mariucci on Giugno 19, 2019. Postato in

Diversi fashion designer ci contattano per sottoporci il possibile business della cessione e/o licenza del proprio brand. Vediamo di esaminarne le principali implicazioni d’interesse:

Una delle modalità più in voga tra gli investitori del settore fashion, è quella di “puntare” sui giovani astri nascenti e sui loro brand di moda. Infatti, i giovani designer, soprattutto quelli alle prime armi, non dispongono di capitali sufficienti per registrare un marchio. Di conseguenza, notato il loro talento ed ideato il possibile mercato di sbocco degli articoli di moda, agli investitori non resta altro che far sottoscrivere un apposito contratto di cessione e/o di licenza del brand d’interesse.

La prospettiva di ricevere dei capitali freschi che permettano di far partire il proprio progetto imprenditoriale, risulta sempre allettante per i giovani designers, sebbene ciò implichi che si debba previamente sempre registrare marchio. Infatti, l’investitore sostanzialmente acquista il brand, per assicurarsi l’esclusiva sul mercato/i d’interesse, certo che il ritorno dell’investimento possa risultare più rapido e soddisfacente possibile. L’accordo contrattuale si basa sostanzialmente su questo scambio.

Approcciarsi all’investitore sempre con il proprio consulente legale risulta oramai imprescindibile, soprattutto per ottenere un equo bilanciamento delle clausole contrattuali, infatti, la cessione di un marchio registrato potrebbe non essere l’unico obiettivo perseguito dall’investitore. Il designer dovrebbe mantenere la propria autonomia decisionale ed operativa, per poter esprimere al meglio il proprio talento artistico e seguire le proprie fonti d’ispirazione. La durata di questi contratti è un altro fattore discriminate, che andrebbe valutato con estrema attenzione e cautela, prima di decidere di sottoscrivere questo tipo di contrattualistica.

Altra questione decisiva è quella di comprendere anticipatamente in quanti diversi Paesi si dovrà sottoscrivere tali accordi con l’investitore, visto che tale decisione risulterà decisiva per conoscere quanto costa registrare un marchio. E’ cosa nota che i trend attuali si concentrano nei vari Paesi del sud-est asiatico, dove gli investitori puntano in modo significativo, visto il crescente benessere economico in via di sviluppo.  Tale prospettiva dovrà essere sfruttata dai giovani designers per farsi conoscere su quei mercati, dove certamente non riuscirebbero ad arrivare senza dei capitali adeguati e senza una solida organizzazione alle spalle.  Ciò non toglie, che tale “trampolino di lancio” dovrà servire per maturare e, poi, consolidare un’esperienza imprenditoriale significativa per tali designers, per consentire loro di sviluppare nel prossimo futuro il proprio progetto imprenditoriale.

• Leggi Tutto

Nuove Frontiere Della Contraffazione

Scritto da Francesco Mariucci on Maggio 28, 2019. Postato in

Ci ha recentemente contattato il nucleo anticontraffazione della Guardia di Finanza di Roma, sottoponendoci una questione molto interessante da un punto di vista professionale. La fattispecie riguarda la contraffazione di alcuni souvenir, riproducenti monumenti famosi, la bandiera nazionale ed altri simboli d’interesse pubblico.

Una società cinese registrava alcuni design multipli, evitando così di registrare un marchio, al fine di evitare qualsivoglia obiezione dal parte del MISE. Ottenuta così la registrazione, poneva sul mercato oggettistica/souvenir, riproducente musei d’interesse storico-culturale con reputazione mondiale. A nostro avviso, l’utilizzo del design multiplo era stato in parte distorto, infatti, ci si era serviti di tale strumento legale per ricomprenderci anche l’immagine di noti siti culturali e monumenti, facendo così in modo che la tutela legale del contenente ricomprendesse anche quella del contenuto.

Successivamente, un secondo commerciante cinese riproduceva integralmente i souvenir del primo commerciante cinese, determinando un provvedimento di sequestro, dietro presentazione di un’apposita istanza da parte dell’avvocato del primo commerciante cinese. La questione risultava piuttosto dibattuta, visto che il design multiplo non è connotato dalla stessa efficacia giuridica che contraddistingue il marchio registrato.  Di conseguenza, in mancanza di un orientamento giurisprudenziale sulla questione occorsa, ci si è dovuti arrovellare su quale direzione intraprendere, visto che l’indirizzo che si sarebbe seguito, avrebbe poi potuto costituire, a tutti gli effetti, una linea guida per i casi similari futuri.

Al momento, la questione è sotto l’esame del P.M. competente, del quale vi daremo conto, una volta che avremo avuto notizia sull’esito del procedimento. Nell’attesa possiamo fare alcune valutazioni sul caso in esame. Constatiamo innanzitutto, che l’orientamento del Ministero risulta essere più flessibile, quando si tratta di design multiplo, rispetto alla registrazione di un marchio, dove presumibilmente la richiesta di registrazione sarebbe stata respinta, per violazione del requisito di liceità, ex art.33-bis del Codice della Proprietà industriale. Infatti, i simboli d’interesse nazionale (la bandiera, il vaticano ecc.), rappresentati all’interno del souvenir, vengono considerati come elementi di design, quindi, verrebbero legittimati in una tutela privatistica.

In ogni modo, il primo commerciante cinese, beneficiano di un titolo di proprietà industriale, rilasciato dal Ministero, ha il pieno diritto di continuare a commercializzare i propri souvenir e, al tempo stesso, potrebbe anche presentare istanza di sequestro nei confronti di tutti coloro che distribuiscono sul mercato dei prodotti identici. Il discorso sarebbe diverso, qualora un secondo commerciante, nella vendita dei propri souvenir, s’ispirasse solamente a quelli tutelati dal primo commerciante con il design multiplo, apportando una sufficiente personalizzazione agli stessi. In tale ipotesi, tale secondo commerciante eviterebbe sequestri e quant’altro, visto e  considerato che il design multiplo, a differenza di quanto accade con la registrazione marchio, beneficia di una tutela decisamente blanda e limitata, per la serie “una variante sul tema” dei suddetti souvenir sarebbe senza dubbio accettata e legittima.

Il nostro Studio fornirà a tutti coloro che fossero interessati a conoscere l’esito del procedimento, un debito aggiornamento, visto e considerato che si potrebbe aprire un nuovo fronte per quanto concerne la contraffazione dei simboli d’interesse nazionale.

• Leggi Tutto