L’utilizzo-concreto-del-brand-conviene-muoversi-per-tempo

L’utilizzo concreto del brand: conviene muoversi per tempo?

Una delle fattispecie più frequenti nelle quali s’imbattono i nostri utenti è quella di come applicare in concreto la propria tutela marchio, per prevenire possibili violazioni da parte dei terzi soggetti, sia pure in buona fede, cerchiamo di fare degli esempi pratici che possano sgombrare il campo da possibili equivoci e/o fraintendimenti.

Una volta aver proceduto con la richiesta di depositare marchio, potrebbe nascere l’esigenza d’utilizzarlo in websites detenuti da terzi soggetti per finalità promozionali, oppure presso fornitori e distributori, qualora si svolga un’attività imprenditoriale, oppure presso altre realtà nelle quali si riveste la qualifica di socio insieme ad altri soggetti. In questi casi, depositare marchio significa mettere fin da subito al corrente quei terzi soggetti con i quali si abbia in essere del business, qualunque esso sia.

Ecco perché risulta consigliabile inviare fin da subito una circolare scritta che metta al corrente i terzi soggetti, con i quali si collabora attivamente, per renderli edotti sia del fatto che si è proceduto a tutela marchio a proprio nome sia che l’utilizzo dello stesso dovrà avvenire previa autorizzazione scritta e, secondo le modalità da indicare di volta in volta. Ovviamente, tale attività informativa potrà essere svolta con la massima serenità ed in un clima di mutua collaborazione professionale, ciò non toglie che è sempre opportuno e professionale puntualizzare che trattasi pur sempre di una risorsa esclusiva, intestata alla propria persona.

Discorso diverso dovrà essere fatto per quei soggetti con i quali non si collabora direttamente, ma solo indirettamente. In tale ipotesi, l’inoltro di una circolare informativa non potrà ritenersi sufficiente, quindi, si dovrà valutare un vero e proprio accordo scritto da sottoscrivere, per puntualizzare esattamente gli usi concreti che si potranno far fare del marchio ai terzi soggetti (https://www.ufficiobrevettimarchi.it/cessione-marchio-procedure/). In tale maniera, il corretto utilizzo del marchio verrà ottimizzato nei confronti del soggetto beneficiario, nel senso che quest’ultimo verrà reso edotto di quello che potrà o non potrà fare, evitando così inutili e sgradite sorprese che potrebbero essere fonte di conflitti tra le parti.

Chiaramente tali attività aggiuntive, rispetto a quella della tutela del brand, potrebbero incidere sul prezzo, vale a dire palesare dei maggiori costi rispetto a quelli inizialmente preventivati dal professionista prescelto. Diciamo subito che si tratterebbe di una spesa una tantum, visto e considerato che, poi, tale scrittura privata potrebbe essere riutilizzata per i vari e diversi soggetti terzi, magari apponendo solo delle lievi modifiche per quanto attiene le diverse modalità d’utilizzo del brand nei caso di specie. Nell’ipotesi in cui si volesse prescindere anche da tale ulteriore costo professionale, si potrebbe quantomeno valutare di far sottoscrivere al soggetto terzo, utilizzatore del marchio, un impegno scritto per attenersi alle direttive del titolare esclusivo per quanto riguarda l’uso del brand.

Da questi pochi esempi concreti, emerge come si tratti di un work in progress, per la serie un volta formalizzata il deposito ministeriale, bisogna poi selezionare a chi concederne o meno l’uso del brand, la modalità più corretta per farlo, monitorare costantemente che ci si attenga alle pattuizioni e agli accordi presi ecc. In buona sostanza, trattandosi di un’attività in divenire, si consiglia d’acquisire previamente e, sempre e comunque, tutte le informazioni utili, per poter poi decidere con cognizione di causa.

La-contraffazione-dei-brand-attraverso-i-nomi-a-dominio

La contraffazione dei brand attraverso i nomi a dominio

Una delle forme di contraffazioni più comuni s’esercita tramite i nomi a dominio, vale a dire si registra il domain name che corrisponde in tutto e  per tutto al brand. In questa maniera, si potrà poi creare il relativo website sul quale promuovere e commercializzare prodotti identici e/o similari a quelli del brand già tutelato.

Recentemente, per conto di un nostro assistito, ci siamo imbattuti proprio in una fattispecie del genere, vale a dire i principali brand dei profumi venivano palesemente contraffatti sui nomi a dominio tedeschi, sebbene i contenuti fossero in lingua finlandese. Nei suddetti domain names si poteva immediatamente notare i brand dei vari profumi internazionali, oltre a dei prezzi molto convenienti, vale a dire classico “specchietto per le allodole” per tutti quei consumatori che cercano i prodotti di loro gradimento a dei prezzi molto ribassati.

E’ ragionevole ritenere che questa tipologia di website abbia la finalità di estorcere piccole somme di denaro a ciascun singolo consumatore, magari poco avvezzo ai prezzi normalmente praticati dai brand per questo genere di prodotti. Scontato dire che il basso costo per registrare un marchio possa richiamare frotte di consumatori inesperti che, poi, si ritrovano a non ricevere nulla in cambio, oppure a ricevere dei prodotti completamente dissimili da quelli ordinati online.

Nel caso di specie, i nomi a dominio che rivendevano brand di lusso, a prezzi più che ribassati, erano ben tre, ognuno dei quali probabilmente andava ad intercettare una fetta ben precisa di consumatori finnici, visto e considerato che ognuno di essi presentava dei prodotti differenti l’uno dall’altro. I prodotti contraffatti, ognuno dei quali presentava il relativo simbolo ® del marchio registrato con la scheda prodotto, erano stati prelevati da vari siti di e-commerce, oppure ritoccati con Photoshop ecc.

La nostra attività è consistita nel contestare prima il contraffattore tedesco, poi scrivere al Register tedesco per poter aprire la segnalazione, successivamente contattare i vari servizi di hosting service provider per segnalare l’ingentissimo danno economico procurato ai vari brand, i quali poi si sarebbero dovuti attivare  con iniziative legali ad hoc.

Nell’occasione abbiamo constatato che le suddette segnalazioni non hanno sortito gli effetti desiderati, in quanto i vari provider non si ritengono responsabili dei contenuti postati sui nomi a dominio, nonostante gli stessi risultino palesemente contraffattori. Ecco perché è stato necessario ricorrere “alle maniere forti”, vale a dire si è dovuto contattare direttamente i brand internazionali più notori, affinché intraprendessero iniziative comuni sia per tutelare i propri brand sia per tutelare i consumatori di quel segmento di mercato.

L’attività in questione ha rivelato senza dubbio le numerose sfaccettature con le quali si manifesta a giorni nostri il “mercato del falso”, ecco perché s’invita ad utilizzare solo ed esclusivamente i canali ufficiali e ha segnalare ai propri consulenti / autorità competenti i nomi di dominio contraffattori sui quali viene commercializzata merce palesemente falsa o, quantomeno, di dubbia provenienza.

Lattivita-di-consulenza-quando-ci-approcciamo-al-brand

L’attività di consulenza quando ci approcciamo al brand

La prima attività, spesso e  volentieri sottovaluta da molti, è sicuramente quella della consulenza legale specializzata, ossia un’attività sia formativa in generale sia un parere mirato sull’opportunità e convenienza di registrare marchio.

In pratica, ogni qual volta ci approcciamo ad una materia nuova, soprattutto se tecnica e specialistica, è sempre essenziale effettuare previamente un’attività formativa, per poi affrontare il caso di specie, ossia l’opportunità di registrare un marchio, per tutelare in esclusiva i propri diritti immateriali. La consulenza, inoltre, gioca  un ruolo essenziale nella scelta e selezione del proprio consulente di fiducia, per la serie diversi professionisti richiedono compensi su fase oraria, mentre solo pochi professionisti svolgono tale prezioso servizio a titolo gratuito con tutta la dovizia del caso.

Ciò detto, è evidente che il quanto costa registrare un marchio può essere condizionato o meno dal suddetto e preliminare servizio di consulenza, per la serie è sempre bene accertarsi fin da subito la policy praticata dallo studio legale o dall’agenzia che abbiamo contattato. Eco perché i costi possono variare, anche considerevolmente, da studio ad agenzia, tutto è legato al fatto se tale essenziale servizio venga o meno fornito gratuitamente o meno. Il fatto di voler fornire tale servizio di consulenza a titolo gratuito non deve certamente essere interpretato come una mancanza di valore, ma come una precisa scelta dello studio/agenzia in questione d’effettuare anche un’attività formativa dei propri utenti, oppure come una ben precisa strategia commerciale.

Cerchiamo ora di comprendere in cosa consista la consulenza iniziale, ossia prima di valutare o meno la possibile registrazione marchio. In pratica, bisogna comprendere il sistema tecnico, gli strumenti legali disponibili, la normativa applicabile ecc. Una volta entrato nel meccanismo, si potrà passare al livello successivo, ossia esaminare il caso di specie, chances di successo, costi e convenienza economica.

Ovviamente, come si può facilmente intuire, le consulenze non sono standard, m vanno differenziate caso per caso, sia alla lice della normativa applicabile sia i base alle specifiche esigenze economiche del soggetto che la richiede. Di conseguenza, non potrà mai essere banale o scontata, ma farà sempre riferimento ad un’esperienza professionale specialistica dovuta ai molti anni  di pratica del consulente o dell’avvocato. Infatti, consigliare o meno la registrazione di un marchio, passa attraverso parametri e variabili, oltre ad un ragionevole margine di rischio che, difficilmente, potrà essere azzerato.

Altra considerazione che è giusto menzionare riguarda la differenza tra la consulenza e l’attività commerciale di promozione di uno studio o agenzia, infatti, la prima attività è un’attività tecnica che necessita di studio ed esperienza sul campo, mentre la seconda è una presentazione dei servizi offerti, dei costi ma che, inevitabilmente, non può spingersi oltre. Quindi, se desideriamo capire se conviene o meno conseguire un marchio registrato, necessiteremo di una consulenza specialistica da parte di un legale, certamente non  avremo bisogno dell’agenzia di disbrigo pratiche amministrative e burocratiche.

I-conflitti-familiari-causano-la-perdita-di-valore-del-brand

I conflitti familiari causano la perdita di valore del brand

Una situazione che ci siamo trovati ad affrontare, per conto di uno dei nostri assistiti, è stata quella della perdita di valore di un brand. Infatti, a seguito di alcuni aspri dissidi familiari, un membro della famiglia ha deciso d’uscire dalla compagine societaria e fondare la propria impresa.

La criticità è nata dal fatto che il socio uscente ha poi cercato di capire come registrare un marchio identico in ambito comunitario, visto e considerato che si trattava di un patronimico, ossia il cognome della famiglia alla quale apparteneva La situazione che si è venuta a creare è stata quella di una grossa confusione nel segmento di mercato, visto che i due brand sono entrati in conflitto sotto tutti i punti di vista.

La situazione che, all’apparenza può sembrare paradossale, invece può risultare più comune di quello che si possa pensare, soprattutto di fronte alla presenza di un patronimico, ossia ad un asset al quale ognuno dei membri della famiglia ritiene di averne un diritto esclusivo e, quindi, al quale non vuole rinunciare per nessun motivo.

La vicenda che ne è sorta, nel caso di specie, è stata quella di creare un aspro conflitto che ha portato, prima ad avere un brand identico in ambiti geografici differenti, sebbene la fonte imprenditoriale fosse differente, poi a determinare una completa confusione per gli utenti finali, fuorviati dalla differente comunicazione ed, infine, dal danno d’immagine che ne è conseguito per il brand.

Un esempio che può chiarire al meglio questa situazione particolare venutasi a creare è quella del doppio stand, presso una fiera di settore, con lo stesso brand, se si eccettua alcuni aspetti grafici differenti. Tale situazione ha creato non poco sconcerto tra gli operatori del settore, che hanno visto lo stesso brand confliggere con sé stesso con l’inevitabile ricaduta in termini d’immagine. Questa situazione ci fa comprendere come il costo registrazione marchio venga influenzato non solo e non tanto dagli onorari professionali per ottenerne la protezione, ma anche dal corretto utilizzo che se ne viene a fare nel corso del tempo.

Nel caso di specie, dopo la tutela da parte del socio uscente dalla compagine famigliare, avente lo stesso patronimico (https://www.ufficiobrevettimarchi.it/blog-post/listituto-dove-nascono-gli-stilisti-famosi/), ne è seguita la richiesta di cancellazione del brand da parte dei soci storici, la vertenza poi si è conclusa con una transazione che ha visto una spartizione degli ambiti geografici di commercializzazione, al fine di non creare altre inutili sovrapposizioni tra i due operatori di mercato.

Sebbene si sia trovato un traballante accordo conciliativo tra le parti, scontato dire che la vicenda ha determinato un significativo detrimento per il brand che, probabilmente, avrà conseguenze pregiudizievoli anche nel corso degli anni avvenire. Infatti, situazioni di questo genere inficia sia la fiducia degli utenti finali sia l’immagine di una realtà produttiva vista oramai in una situazione di stallo e di conflitto interno. Situazione di questo genere possono risultare più comuni di quello che si possa pensare, visto che gli interessi economici non sempre coincidono e si allineano con gli equilibri familiari.

La liberalizzazione del mercato delle utilities

La liberalizzazione del mercato delle utilities

Ci stiamo oramai avvicinando alla fatidica data del 2022, quando verrà meno il mercato tutelato delle utilities e, quando il libero mercato entrerà a pieno regime per le forniture del gas metano e dell’energia elettrica. Di conseguenza, l’aspra competizione dei vari fornitori si gioca anche sulla tutela marchio.

I vari competitors hanno certamente compreso che il modo più immediato di creare un’immagine cristallina ed una specchiata reputazione per accaparrarsi le quota di mercato, è certamente quello di puntare sulla protezione esclusiva, ossia ottenere un riconoscimento legittimo per l’utilizzo del proprio brand  nel proprio segmento di mercato.

Una delle maggiori problematiche che le utilities devono però affrontare è quella di riuscire a scovare un brand che sia effettivamente unico, visto e considerato che tutte hanno l’interesse a ruotare intorno al concept di energia, con le inevitabili declinazioni della suddetta denominazione. Ciò determina un affollamento del segmento di mercato ed, inevitabilmente, molte delle suddette utilities finiscono col confondersi le une con le altre. Di conseguenza, “puntare” su un brand già “occupato” da altri non avrebbe senso, risulterebbe un inutile esborso di denaro e non riuscirebbe ad intercettare alcuna fetta del mercato dei consumatori potenzialmente interessati.

Quelle utilities che risultano già da qualche anno presenti sul mercato hanno avuto il tempo d’intercettare un naming che risulta oramai conosciuto e sufficientemente innovativo. Lo stesso discorso non può essere fatto per quelle utilities che cercano di entrare ora nel segmento, infatti, non avrebbero tempo sufficiente per accreditarsi sul mercato con un brand completamente sconosciuto, quindi, puntano sulle denominazioni descrittive e generiche, con i rischi di confondibilità già indicati in precedenza. Per costoro, “puntare” su un marchio anonimo potrebbe rivelarsi un boomerang, oltre che un pessimo investimento economico.

A tal proposito, segnaliamo che il registrare marchio costo deve tenere in debita considerazione non solo i costi di base per l’attività di deposito del segno distintivo, ma dovrà mettere in conto anche i potenziali rischi di subire una procedura d’opposizione da parte di terzi soggetti, visto e considerato che “i margini di manovra” che ruotano intorno ad un concept inflazionato sono veramente risicati. Ecco perché bisognerà ponderare con estrema attenzione il rapporto costi-benefici, qualora si decida di puntare su un brand oramai inflazionato e facilmente confondibile dai consumatori.

I vari consulenti legali e gli avvocati sono in prima linea nell’elaborare una personalizzata strategia, per assistere al meglio le utilities, il rischio dell’assembramento è oramai concreto e tangibile. D’altro canto il fattore tempo risulta decisivo, visto che la competizione tra i vari fornitori è oramai entrata nel vivo, ecco perché puntare su un marchio potrebbe fare la differenza tra il riuscire a colmare il gap con i fornitori storici, oppure relegare un operatore nel dimenticatoio. Gli utenti sono a dir poco spaesati, trovandosi di fronte a numerosi operatori che si presentano con lo stesso brand, visto e  considerato che in precedenza erano abituati a relazionarsi con l’unico operatore statale che operava in regime di monopolio.

Un utile suggerimento è quello di trovare dei broker energetici, validi e professionali, in grado d’assistere i consumatori nella scelta dei loro prossimi fornitori, visto che il mercato dell’energia risulta a dir poco complesso ed articolato.

dell’accordo di confidenzialità

La funzione dell’accordo di confidenzialità prima di tutelare il proprio brand

Tutte le attività di natura intellettuale e/o creativa necessiterebbero di essere sempre precedute dalla stipula di specifici accordi di confidenzialità tra le parti in causa. In particolare, oltre alla sottoscrizione di una lettera d’incarico per registrare marchio con il consulente legale, si dovrebbe sottoscrivere un mirato accordo con il grafico, l’illustratore (qualora vi sia) ecc.

Questa pratica risulta, purtroppo, adottata in un limitato numero di casi, confondendo così il piano strettamente confidenziale che assume l’attività con la riservatezza che gli tutti gli utenti o quasi sono soliti dare per scontato. Ecco che l’utente che s’approccia a nominare un tecnico, per l’ideazione di un logo, per registrare un marchio, dovrebbe sempre pretendere la previa stipula di un mirato accordo di confidenzialità.

A tal proposito, è giusto sgombrare subito il campo dai possibili equivoco o fraintendimenti che potrebbero nascere su questa preliminare attività, vale  a dire che basta cercare una bozza di accordo su Internet, per fare poi il copia ed incolla. Ad esempio, la tutela della Proprietà Intellettuale impone il rispetto del relativo codice, quindi, non ogni accordo avrebbe una validità ed un’efficacia nell’ipotesi in cui dovesse servire per la registrazione marchio.

In buona sostanza, l’utente dovrebbe richiedere questa specifica attività ad un professionista con delle consolidate competenze legali, quindi, nell’ipotesi in cui dovesse stipulare un accordo con un grafico, non potrà certamente richiedere a quest’ultimo, ma dovrà consultare un consulente legale o un avvocato. Discorso differente se l’utente si rivolga ad un professionista per la registrazione di un marchio, infatti, in questo caso, tutto risulterà semplificato, visto che il professionista in questione redigerà in prima persona il suddetto previo documento.

L’utente non deve temere di dover affrontare dei costi maggiorati, rispetto al quanto costa registrare un marchio, infatti, tale preliminare attività dovrebbe essere ricompresa nei servizi resi e preventivati dal professionista incaricato, il quale potrà così anche guadagnarsi la fiducia del proprio assistito che si rivolge a lui per la prima volta. Di conseguenza, i vantaggi sono per ambo le parti, oltre che formalizzare e dettagliare i diritti di cui un utente gode e sui quali può fare affidamento per l’attività in divenire.

Ogni singolo accordo di confidenzialità, come anticipato, presenta delle specifiche clausole legali, ad esempio l’accordo con un grafico deve prevedere l’invio al cliente del file sorgente, vale a dire del file originario di un logo. Nell’ipotesi, invece, dell’accordo di confidenzialità con un avvocato per un marchio registrato, bisognerebbe inserire l’impegno scritto del professionista a mantenere il più stretto riserbo su tutte quelle informazioni di natura imprenditoriale e commerciale venute a  conoscenza nel corso del mandato professionale.

Purtroppo, ci corre l’obbligo segnalare che non sono infrequenti controversie tra le parti in causa per la mancanza di un previo accordo di confidenzialità. In particolare, conflitti d’interesse di un creativo che già collabora con aziende operanti nello stesso segmento di mercato, possono far nascere dubbi sula presunta violazione delle informazioni riservate, oppure il mancato accordo sulla cessione a titolo definitivo di un logo ecc.

Il nostro studio specializzato resta a Vostra disposizione per approfondire tematiche specifiche e per fornirVi tutta la preliminare assistenza legale per evitare inutili fraintendimenti o controversie con i Vostri fornitori esterni.

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